近日，山東省高級人民法院（下稱(chēng)山東高院）審結一起涉“美的”商標侵權糾紛案件，認定山東某麥公司（下稱(chēng)某麥公司）在企業(yè)宣傳、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中突出使用與美的集團股份有限公司（下稱(chēng)美的公司）“美的Midea”等圖文商標近似的“FM方麥”圖文標識，攀附美的公司涉案商標商譽(yù)惡意明顯，構成故意侵權，存在以侵犯知識產(chǎn)權為業(yè)、侵權獲利巨大的情形。該案中，山東高院適用懲罰性賠償，改判某麥公司賠償美的公司經(jīng)濟損失及合理開(kāi)支共計102萬(wàn)元。
標識近似引發(fā)糾紛
美的公司創(chuàng )立于1968年，在第11類(lèi)廚房用抽油煙機、燃氣爐、熱水器等商品上擁有“M”“Midea”“美的Midea”等圖文商標。經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)，“美的”品牌業(yè)務(wù)板塊不斷擴大，市場(chǎng)領(lǐng)域不斷延伸，在業(yè)內享有較高的知名度。
某麥公司成立于2018年3月，經(jīng)營(yíng)范圍包含家用電器銷(xiāo)售、家用電器制造、廚具衛具及日用雜品零售、制冷、空調設備銷(xiāo)售等。
自2019年6月起，某麥公司在廚房用抽油煙機、燃氣爐以及廣告宣傳服務(wù)等類(lèi)別上申請注冊了多件“FM方麥”圖文商標，并在店鋪內的招牌、展示柜上使用這些標識。因美的公司提出異議，歷經(jīng)訴訟、行政裁決等程序，上述商標或被相關(guān)部門(mén)宣告無(wú)效，或被裁定不予注冊。
美的公司認為，某麥公司在注冊“FM方麥”圖文商標時(shí)未對已享有較高知名度的美的公司“M”圖文商標作出合理避讓?zhuān)诜ㄔ鹤鞒鰳嫵缮虡私频钠渌讣袥Q時(shí)仍在網(wǎng)絡(luò )平臺上使用這些已被宣告無(wú)效的商標。隨后，美的公司將某麥公司訴至山東省臨沂市中級人民法院（下稱(chēng)臨沂中院），請求法院判令某麥公司停止商標侵權行為，并主張適用懲罰性賠償，賠償美的公司經(jīng)濟損失100萬(wàn)元及合理開(kāi)支2萬(wàn)元。
對于美的公司的指控，某麥公司認為，某麥公司在收到無(wú)效宣告裁定后，及時(shí)變更了商標，并不存在侵權的故意；某麥公司作為曾經(jīng)商標注冊人的信賴(lài)利益應受到保護，無(wú)需承擔損害賠償責任；某麥公司不存在侵權嚴重的事實(shí)，美的公司并未因某麥公司的行為遭受任何損失。
二審改判賠償百萬(wàn)
臨沂中院結合雙方提交證據經(jīng)審理認為，訴爭商標是否構成對權利商標的侵犯，以其知道或者應當知道構成侵權的時(shí)間為界點(diǎn)進(jìn)行區分判斷為宜。根據查證事實(shí)，在“FM方麥”圖文商標被宣告無(wú)效后，某麥公司仍在網(wǎng)絡(luò )平臺上使用已被宣告無(wú)效的上述注冊商標，該行為侵犯了美的公司注冊商標專(zhuān)用權。
對于美的公司提起的適用懲罰性賠償等主張，臨沂中院經(jīng)審理認為，某麥公司涉案行為雖構成侵權故意，但不構成侵權情節嚴重的情形，因此該案不適用懲罰性賠償。
綜上，臨沂中院一審判令某麥公司立即停止商標侵權行為，并賠償美的公司經(jīng)濟損失及合理開(kāi)支共計12.5萬(wàn)元。
一審判決作出后，美的公司與某麥公司均向山東高院提起了上訴。
山東高院經(jīng)審理認為，根據商標法等相關(guān)法律規定，被宣告無(wú)效的注冊商標，其專(zhuān)用權視為自始即不存在。某麥公司涉案“FM方麥”圖文商標已被宣告無(wú)效，應視為自始不存在，也即某麥公司自始就不享有基于該標識的權益。結合上述分析，可以認定包含該商標未被無(wú)效宣告時(shí)，某麥公司使用該標識的行為構成侵犯美的公司涉案注冊商標權的行為，故一審法院僅以某麥公司相關(guān)商標被無(wú)效宣告或不予注冊后繼續使用為由認定某麥公司構成商標侵權的判定不當。而商標侵權的判定，并不以被控侵權人知道或應當知道其實(shí)施的行為構成侵權為要件，只要其實(shí)施了商標法規定的侵權行為即可作出認定。
至于是否適用懲罰性賠償，山東高院經(jīng)審理認為，某麥公司自2021年12月簽收相關(guān)法律文書(shū)之日起，就應該知道其使用的被控侵權標識不存在合法事由，但卻依然在企業(yè)宣傳、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中突出使用該標識，攀附美的公司涉案商標商譽(yù)惡意明顯，構成故意侵權?？紤]到某麥公司侵權時(shí)間較長(cháng)，侵權產(chǎn)品種類(lèi)、型號多，侵權規模大，侵權范圍及于全國范圍等，能夠認定其侵權獲利巨大，構成情節嚴重。綜上，某麥公司故意侵犯了美的公司的涉案注冊商標權且情節嚴重，美的公司主張該案某麥公司侵犯注冊商標權的行為應適用懲罰性賠償的主張成立，應予支持。
山東高院結合美的公司提供證據及某麥公司在其他案件中的自認事實(shí)，綜合考慮某麥公司的主觀(guān)過(guò)錯程度、侵權行為的情節嚴重程度等，確定某麥公司侵權獲利為90.3萬(wàn)元。懲罰性賠償部分數額計算基數為27.3萬(wàn)元，并適用1.5倍懲罰性賠償，故懲罰性賠償數額為40.95萬(wàn)元。綜上計算，賠償數額已經(jīng)超出了美的公司主張的100萬(wàn)元，故對美的公司主張的100萬(wàn)元賠償數額予以全額支持。
綜上，山東高院改判某麥公司賠償美的公司經(jīng)濟損失及合理開(kāi)支共計102萬(wàn)元。
精準審理保障權益
該案涉及廚電行業(yè)知名品牌，二審判賠金額由一審的10余萬(wàn)元大幅提升至100余萬(wàn)元，受到業(yè)界廣泛關(guān)注。
北京乾成律師事務(wù)所高級合伙人徐春江在接受中國知識產(chǎn)權報記者采訪(fǎng)時(shí)表示，該案二審判決具有較好的借鑒意義。一方面，該案二審法院對侵權行為進(jìn)行了分段處理，明確區分了商標被宣告無(wú)效前后的侵權行為，并據此對后續的故意侵權行為適用了懲罰性賠償。鑒于被告在收到相關(guān)法律文書(shū)后仍使用侵權標識，二審法院以此為節點(diǎn)確認在這之后的侵權行為構成懲罰性賠償意義上的故意侵權，而對在此之前的侵權行為僅按照普通侵權進(jìn)行了判定。這種處理方式不僅體現了對侵權行為的嚴厲打擊，也為懲罰性賠償制度的適用提供了新的司法實(shí)踐范例。
另一方面，徐春江表示，該案二審判決明確了商標被宣告無(wú)效后的法律后果。該案二審判決闡明，商標被宣告無(wú)效的后果為自始無(wú)效，不能基于曾經(jīng)獲得商標注冊證書(shū)等獲得所謂的信賴(lài)利益。從商標侵權的判斷標準來(lái)說(shuō)，是否構成對權利人商標權的侵犯，不以當事人知道或者應當知道構成侵權的時(shí)間節點(diǎn)，如收到商標無(wú)效宣告裁判文書(shū)的時(shí)間進(jìn)行區分判斷。
“該案對有類(lèi)似境遇的企業(yè)具有啟發(fā)意義。對于此類(lèi)案件權利人而言，其在遭遇侵權時(shí)，應積極采取行動(dòng)，除對相關(guān)商標被宣告無(wú)效后的侵權行為追責外，還應對宣告無(wú)效前的行為追究民事責任，以充分維護自身合法權益?！毙齑航硎?。
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