外觀(guān)設計專(zhuān)利侵權判定中的若干法律問(wèn)題

一、外觀(guān)設計專(zhuān)利權保護范圍的確定

確定外觀(guān)設計專(zhuān)利權的保護范圍是外觀(guān)設計專(zhuān)利侵權判定比對時(shí)的首要工作。關(guān)于確定外觀(guān)設計專(zhuān)利權的保護范圍我國專(zhuān)利法有專(zhuān)門(mén)的規定即“外觀(guān)設計專(zhuān)利權的保護范圍以表示在圖片或照片中的該外觀(guān)設計專(zhuān)利產(chǎn)品為準?！?/span> 但這條規定過(guò)于原則，實(shí)際上圖片或照片中的內容并不一定都受法律保護，圖片或照片中的內容到底哪些受法律保護哪些不受法律保護，是非常值得探討的。

（一）如何排除公知在先設計內容

外觀(guān)設計專(zhuān)利申請文件中的圖片或照片中的內容是侵權判定比對時(shí)的依據，如果圖片或照片中有公知在先設計內容，那么公知在先設計內容就不受法律保護。我國的絕大部分外觀(guān)設計專(zhuān)利都是在已有外觀(guān)設計的基礎上改進(jìn)的，雖然專(zhuān)利法條文中并未規定在進(jìn)行外觀(guān)設計專(zhuān)利侵權判定時(shí)，必須排除專(zhuān)利圖片或照片中的公知在先設計部分，但是，公知在先設計不是專(zhuān)利權人的智力成果，其屬于社會(huì )公眾的共同財富，已經(jīng)處于社會(huì )公眾欲得知就能得知的公開(kāi)狀態(tài)，如果將這些公知在先設計也包括在專(zhuān)利權人的權利范圍內，對公眾來(lái)說(shuō)是不公平的，也會(huì )嚴重阻礙科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和創(chuàng )新。所以，為保護社會(huì )公眾的利益，確定外觀(guān)設計專(zhuān)利權的保護范圍時(shí)，應當首先區分出公知在先設計部分和具有獨創(chuàng )性的部分，將公知在先設計部分排除在專(zhuān)利權的保護范圍之外。在外觀(guān)設計專(zhuān)利侵權判定中，被控侵權人可以利用公知在先設計進(jìn)行抗辯，即主張被控侵權產(chǎn)品使用的是公知在先設計的設計方案或者與公知在先設計方案更為接近。如何排除公知在先設計內容呢？筆者認為可這樣具體操作：審理人員應詢(xún)問(wèn)權利人其專(zhuān)利中所包含的創(chuàng )新點(diǎn)，如被控侵權人能舉證證明權利人主張的創(chuàng )新點(diǎn)中有公知在先設計部分，就要從權利人主張的創(chuàng )新點(diǎn)中排除該部分，以權利人主張的創(chuàng )新點(diǎn)的剩余部分與被控侵權物進(jìn)行侵權比對；如被控侵權人沒(méi)有舉證或能舉證但不能證明權利人主張的創(chuàng )新點(diǎn)中有公知在先設計部分，則應以權利人主張的創(chuàng )新點(diǎn)與被控侵權物進(jìn)行侵權比對，對權利人未主張為創(chuàng )新點(diǎn)的部分和被控侵權人所舉證據足以證明不是創(chuàng )新的部分，可以認定為公知在先設計而予以排除。

（二）如何排除功能性的外觀(guān)設計的內容

在知識產(chǎn)權法律制度中有這么一個(gè)理念，即由內容所決定的形式或表達是惟一的，則這種形式或表達不受法律保護。這種理念反映在外觀(guān)設計專(zhuān)利制度中就是由技術(shù)功能本身所決定的形狀、結構等外觀(guān)必須如此、是惟一的，則該形狀、結構等外觀(guān)不受專(zhuān)利法保護。如汽車(chē)的輪胎是圓形的，但這種圓形是輪胎的功能所決定的，這種圓形任何時(shí)候都不受專(zhuān)利法保護。由于外觀(guān)設計是關(guān)于產(chǎn)品外表的具有裝飾性或藝術(shù)性的設計，設立外觀(guān)設計專(zhuān)利制度的目的就是保護產(chǎn)品外觀(guān)的裝飾性或藝術(shù)性。因此，在確定外觀(guān)設計專(zhuān)利的保護范圍時(shí)，應注意區分哪些是因產(chǎn)品的功能而決定的外觀(guān)特點(diǎn)，哪些是為產(chǎn)品的美觀(guān)而設計的部分，從而排除由產(chǎn)品的技術(shù)功能特征所決定的而不是為產(chǎn)品外觀(guān)產(chǎn)生美感而設計的內容。也就是說(shuō)，對于那些為了實(shí)現產(chǎn)品的技術(shù)功能所能采用的惟一外觀(guān)設計，應當排除在外觀(guān)設計專(zhuān)利權的保護范圍之外。需注意的是，如果一種產(chǎn)品的外觀(guān)設計同時(shí)具有裝飾性和功能性的特征，則不應將其排除在專(zhuān)利權的保護范圍之外。在具體實(shí)踐中，被控侵權人如主張設計內容是技術(shù)功能所決定而必須采取的惟一設計可以從技術(shù)角度說(shuō)明或提供專(zhuān)家證明，而權利人如反對則可以從技術(shù)角度說(shuō)明、提供專(zhuān)家證明或提供具體的反證，權利人提供反證即提供同類(lèi)的產(chǎn)品還存在其他的外觀(guān)，這時(shí)，審理人員須注意的是權利人提供反證的這個(gè)產(chǎn)品其功能、效果必須與專(zhuān)利產(chǎn)品相同，防止實(shí)踐中有人為規避侵權而進(jìn)行的變劣發(fā)明。

（三）排除非外觀(guān)設計的內容

外觀(guān)設計專(zhuān)利保護的是產(chǎn)品的“外觀(guān)”而不是“內觀(guān)”，外觀(guān)是能夠被觀(guān)察者從外部直接感知的產(chǎn)品的外表部分，對產(chǎn)品的內部形狀、圖案，消費者一般看不見(jiàn)也不會(huì )予以注意，其不具有產(chǎn)品外表上的美感，因此不屬于專(zhuān)利法及其實(shí)施細則所指的外觀(guān)設計。同樣，其他非外觀(guān)設計要素，如產(chǎn)品的尺寸大小、所用材料等，因不具有外表上的美感，也應排除在外觀(guān)設計專(zhuān)利權的保護范圍之外。筆者代理的也是蘇州中級人民法院受理的第一起專(zhuān)利侵權糾紛案件中，被控侵權人提出了被控侵權產(chǎn)品與原告專(zhuān)利有二十三處不同，但被控侵權人提的絕大數是產(chǎn)品“內觀(guān)”不同、大小不同等，最后，蘇州中級人民法院仍然認定被控侵權人侵權成立。另外產(chǎn)品外觀(guān)上附有的商標、廠(chǎng)址等因素也不是侵權判定中考慮的因素

二、關(guān)于認定產(chǎn)品是否同類(lèi)的標準問(wèn)題

判斷產(chǎn)品外觀(guān)設計是否侵權，其前提條件是被控侵權產(chǎn)品與專(zhuān)利產(chǎn)品應是相同或相似產(chǎn)品，只有屬于相同或相似產(chǎn)品，才能進(jìn)行侵權判定，否則不能認定侵權成立。因此，如何判定是否屬于同類(lèi)產(chǎn)品，成為外觀(guān)設計專(zhuān)利侵權判定中的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。實(shí)踐中，有兩種值得商榷的觀(guān)點(diǎn)：一是單純按照《國際外觀(guān)設計分類(lèi)表》作為依據；二是不考慮《國際外觀(guān)設計分類(lèi)表》中有關(guān)產(chǎn)品分類(lèi)的依據，而依照產(chǎn)品的性能、用途、原料、形狀以及消費渠道等綜合因素來(lái)判斷。筆者認為，第一個(gè)觀(guān)點(diǎn)的好處是專(zhuān)利侵權審判中的認定標準方便、簡(jiǎn)單、易行，同時(shí)也使侵權判定的標準與授權審查的標準保持了完全的一致；其壞處是不合理的改變了外觀(guān)設計專(zhuān)利權的保護范圍，不利于制止仿制和混淆等侵權行為，有時(shí)對公眾造成不公平，造成這種弊端的根源是有些產(chǎn)品可以同時(shí)歸為不同的類(lèi)別、有些實(shí)質(zhì)上的同類(lèi)產(chǎn)品而《國際外觀(guān)設計分類(lèi)表》卻歸為不同的類(lèi)別。因此在認定是否屬于同類(lèi)產(chǎn)品時(shí)，不應僅僅依據《國際外觀(guān)設計分類(lèi)表》。第二種觀(guān)點(diǎn)是撇開(kāi)《國際外觀(guān)設計分類(lèi)表》來(lái)認定產(chǎn)品是否屬于同類(lèi)，在有些時(shí)候確能公平的維護各方利益，但其任意性和主觀(guān)性也太強，割裂了專(zhuān)利授權審查標準與專(zhuān)利侵權判定標準之間的聯(lián)系，會(huì )在一定程度上損害專(zhuān)利的穩定性，容易不適當的擴大專(zhuān)利的禁止權的效力范圍，損害社會(huì )公眾的利益。因此，筆者主張在認定是否屬于同類(lèi)產(chǎn)品時(shí)，首先應當參照《國際外觀(guān)設計分類(lèi)表》，盡可能保持專(zhuān)利侵權判斷與專(zhuān)利授權標準的一致性。其次，在認定是否屬于同類(lèi)產(chǎn)品時(shí)，還應當依照產(chǎn)品的性能、用途以及是否會(huì )引起普通消費者對產(chǎn)品的混淆和產(chǎn)品的生產(chǎn)者之間是否會(huì )形成競爭關(guān)系等因素綜合考慮分析，如果使普通消費者產(chǎn)生了混淆，生產(chǎn)者之間會(huì )形成競爭關(guān)系，那么就應當認定為同類(lèi)產(chǎn)品。筆者2010年5月代理了一起外觀(guān)設計專(zhuān)利侵權糾紛案件，原告以被告生產(chǎn)的戶(hù)外配電箱侵犯自己的戶(hù)外配電箱外觀(guān)設計為由控告，但被告以在原告專(zhuān)利申請日以前通訊部門(mén)就有相同外觀(guān)的產(chǎn)品為由進(jìn)行抗辯，而原告以通訊部門(mén)的該產(chǎn)品按照《國際外觀(guān)設計分類(lèi)表》的規定與本案產(chǎn)品不同類(lèi)為由進(jìn)行反駁，被告能否以按照《國際外觀(guān)設計分類(lèi)表》與本案產(chǎn)品不同類(lèi)的產(chǎn)品進(jìn)行已有公知技術(shù)抗辯呢？根據以上分析并且根據通訊部門(mén)的該產(chǎn)品與戶(hù)外配電箱性能、用途、產(chǎn)品混淆、競爭關(guān)系等因素綜合分析，原告以移動(dòng)通訊部門(mén)的該產(chǎn)品按照《國際外觀(guān)設計分類(lèi)表》的規定與本案產(chǎn)品不同類(lèi)進(jìn)行反駁是不能成立的。

三、關(guān)于相似設計的判定標準問(wèn)題

如何判斷外觀(guān)設計構成相似？在實(shí)踐中有不同的做法：一是根據整體來(lái)認定。只要被控侵權的設計在整體上與外觀(guān)設計專(zhuān)利近似，就可認定為相似設計。二是根據設計要部來(lái)認定。由于只有設計要部才凝聚了專(zhuān)利權人的智力勞動(dòng)，因此在判斷是否相同或近似時(shí)，只需進(jìn)行設計要部的比較。筆者認為，由于外觀(guān)設計是依靠整體上的美感來(lái)吸引消費者注意的，這就要求在比較兩件外觀(guān)設計是否相似時(shí)要從外觀(guān)設計的整體上進(jìn)行全面比較，而不能只進(jìn)行局部比較；同時(shí)，絕大部分外觀(guān)設計是在已公開(kāi)的設計的基礎上附加新的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合或者進(jìn)行部分改動(dòng)后完成的，而這部分改動(dòng)體現了專(zhuān)利權人的獨創(chuàng )性勞動(dòng)，也是使專(zhuān)利申請具有新穎性并區別于其他外觀(guān)設計的關(guān)鍵點(diǎn)。如果只比較整體，或者只進(jìn)行設計要部比較，要么忽視了外觀(guān)設計專(zhuān)利的創(chuàng )新部分，要么忽視了外觀(guān)設計在整體上的效應，都顯得過(guò)于片面。因此，在判斷被控侵權的外觀(guān)設計與外觀(guān)設計專(zhuān)利是否相似時(shí)，應當采用“整體比較、重點(diǎn)觀(guān)察、綜合判斷”的判斷方法。 ．

在采用“整體比較、重點(diǎn)觀(guān)察、綜合判斷”的方法來(lái)認定是否相似

時(shí)，首先要從整體上比較。如果被控侵權產(chǎn)品在整體上與外觀(guān)設計專(zhuān)利相似，就可以認定為相似；當在整體比較上有差異時(shí)，才進(jìn)行重點(diǎn)觀(guān)察。但整體比較與重點(diǎn)觀(guān)察的結論應當是一致而不是互相矛盾的?！爸攸c(diǎn)”是指設計要部，設計要部就是產(chǎn)品中容易引起一般消費者注意的部位。筆者認為：(1)由于外觀(guān)設計是依靠消費者的注意力來(lái)吸引消費者的，因此，設計要部必然是外觀(guān)設計中最能吸引普通消費者注意的部分，判斷“最能吸引普通消費者注意”可結合產(chǎn)品的使用狀態(tài)、在先的同類(lèi)或者相近類(lèi)產(chǎn)品的外觀(guān)設計狀況以及美感等加以確定。(2)對設計要部的確定還必須考慮其有獨創(chuàng )性，這樣才能將外觀(guān)設計專(zhuān)利區別于已有設計。 (3)應當注意的是，專(zhuān)利申請時(shí)提交的簡(jiǎn)要說(shuō)明中的設計要點(diǎn)可以幫助確定設計要部，但其中的全部?jì)热莶⒉灰欢ň褪窃O計要部。（4）從設計要部考慮被控侵權產(chǎn)品與外觀(guān)設計專(zhuān)利是否相似時(shí)，應當考慮要部在整個(gè)產(chǎn)品外觀(guān)中占的比例及起的作用，如果要部是產(chǎn)品外觀(guān)的主要部分，只要設計要部相似，就可以認為構成相似。但如果要部在產(chǎn)品外觀(guān)中占的比例很小，不足以影響產(chǎn)品的整個(gè)外觀(guān)時(shí)，雖然設計要部近似，但產(chǎn)品的整個(gè)外觀(guān)并不足以引起混淆或誤認，也不能認定被控侵權產(chǎn)品與外觀(guān)設計相近似。

四、關(guān)于自由公知設計抗辯問(wèn)題

自由公知設計抗辯是指被控侵權人以其被控侵權產(chǎn)品是使用或更接近于自由公知設計而不構成對外觀(guān)設計專(zhuān)利侵權的一種抗辯。由于我國法律及相關(guān)的司法解釋對此未作明確規定，實(shí)踐中對能否運用自由公知設計抗辯以及自由公知設計抗辯的掌握尺度存在一定的爭議。筆者認為，實(shí)踐中適用自由公知設計抗辯對于平衡專(zhuān)利權人和社會(huì )公眾利益、減少訴爭和提高訴訟效率有很大的作用，但在適用該原則時(shí)，應當注意以下問(wèn)題：

（一）關(guān)于被控侵權人對專(zhuān)利的新穎性提出的抗辯。被控侵權人在案件中經(jīng)常提出新穎性抗辯，認為權利人的專(zhuān)利權實(shí)際上是自由公知設計，缺乏新穎性，應屬無(wú)效專(zhuān)利。其實(shí)，這種抗辯實(shí)際上并不是自由公知設計抗辯，因為自由公知設計抗辯是認為其使用的系自由公知設計，而非針對專(zhuān)利效力本身提出質(zhì)疑。筆者認為，審理人員應當在侵權判定中堅持專(zhuān)利權有效原則，不對專(zhuān)利性進(jìn)行評價(jià)。對于被控侵權人提出新穎性抗辯的，審理人員應當向當事人釋明關(guān)于專(zhuān)利權無(wú)效的新穎性抗辯應當通過(guò)專(zhuān)利復審無(wú)效程序來(lái)解決，并告知其如不通過(guò)無(wú)效程序解決的后果。被控侵權人堅持不向專(zhuān)利復審委員會(huì )提出無(wú)效宣告請求的，對其新穎性抗辯不予支持。被控侵權人向專(zhuān)利復審委員會(huì )提出無(wú)效宣告請求并提交有關(guān)證明，審理人員可決定案件中止審理。

（二）當被控侵權人以自由公知設計進(jìn)行抗辯時(shí)，應當遵循以下步驟和方法進(jìn)行處理：第一，應當將被控侵權設計與自由公知設計進(jìn)行比較，而不應對比被控侵權設計與外觀(guān)設計專(zhuān)利是否相同或相似。如果比較的結果是兩者完全相同，則表明被控侵權人使用的是在專(zhuān)利申請日前或優(yōu)先權日之前的自由公知設計，即使被控侵權設計與外觀(guān)設計專(zhuān)利完全一致，也應當認定自由公知設計抗辯成立，被控侵權人不構成侵權。第二，當被控侵權設計與自由公知設計明顯不相同或相似時(shí)，人民法院應就被控侵權設計與外觀(guān)設計專(zhuān)利進(jìn)行比對，以判斷其是否構成侵權。第三，當被控侵權設計與外觀(guān)設計專(zhuān)利、自由公知設計的相似性較難判斷時(shí)，可以將被控侵權設計與自由公知設計和外觀(guān)設計進(jìn)行比較，以確定被控侵權設計是更靠近自由公知設計，還是更靠近外觀(guān)設計專(zhuān)利，并視具體情況處理：如果被控侵權設計與自由公知設計更靠近，則可以認定自由公知設計抗辯成立；如果被控侵權設計與專(zhuān)利外觀(guān)設計專(zhuān)利更靠近，則可以認定被控侵權人自由公知設計抗辯不成立，構成侵權。

（三）、關(guān)于在先專(zhuān)利抗辯問(wèn)題。在實(shí)踐中，對于自由公知設計是否包括第三人的在先專(zhuān)利一直有爭議。第一種觀(guān)點(diǎn)認為，第三人的在先專(zhuān)利可以作為自由公知設計抗辯的依據。第二種觀(guān)點(diǎn)則認為，自由公知設計抗辯是為了謀求實(shí)現專(zhuān)利權人與社會(huì )公眾利益的平衡而允許采用的一種抗辯手段，如果同意被控侵權人的抗辯主張，就等于認可其未經(jīng)許可而實(shí)施第三人的在先專(zhuān)利，不符合公正的要求，因此，可作為自由公知設計抗辯依據的外觀(guān)設計必須是在專(zhuān)利申請日之前公眾可自由使用的公知設計，應當排除他人的在先外觀(guān)設計專(zhuān)利。筆者贊同第二種觀(guān)點(diǎn)，但同時(shí)認為，在一定條件下，其可以作為一種單獨的抗辯手段，在認定被控侵權人的這種在先專(zhuān)利抗辯是否成立時(shí)，應當根據不同的情況分別對待：(1)被控侵權人使用的外觀(guān)設計雖是他人的在先專(zhuān)利，但如果他人的在先外觀(guān)設計專(zhuān)利與原告的外觀(guān)設計專(zhuān)利既不相同也不相似，應當認定被控侵權人的抗辯成立，不構成專(zhuān)利侵權；(2)權利人擁有的專(zhuān)利屬重復授權的情形。如果在先專(zhuān)利權人與重復授權專(zhuān)利權人發(fā)生糾紛時(shí)，則重復授權的專(zhuān)利權人雖擁有專(zhuān)利權，但其仍構成對在先專(zhuān)利權人的侵權。如果重復授權的專(zhuān)利權人控告第三人侵犯其專(zhuān)利權時(shí)，被控侵權人能否以該專(zhuān)利屬重復授權為由，以其實(shí)施的系在先專(zhuān)利作為抗辯理由呢？筆者認為，根據專(zhuān)利權有效原則，不能認定被告的抗辯理由成立。因此，重復授權專(zhuān)利權人在對在先專(zhuān)利權人的訴訟中雖會(huì )敗訴，但其在對未享有在先專(zhuān)利權而實(shí)施專(zhuān)利的被控侵權人的訴訟中則能勝訴。

總之，外觀(guān)設計專(zhuān)利侵權判定是一項技術(shù)性、法律性很強的工作，判斷過(guò)程中既要掌握好各項原則，又要運用好各種方法，只有這樣，才能使判斷結論客觀(guān)、公正、合理。