員工離職后如何認定發(fā)明的權利歸屬？看完這篇案例評析就知道了

——評上海微創(chuàng )醫療器械公司訴上海紐脈醫療科技公司等專(zhuān)利申請權權屬糾紛案

　　【案號】

　?。?017）滬73民初15號

　?。?017）滬民終324號

　　【裁判要旨】

　　本案系專(zhuān)利權屬糾紛案件，涉及職務(wù)發(fā)明的認定標準把握。本案判決明確了當單位主張職務(wù)發(fā)明的發(fā)明創(chuàng )造具有多個(gè)發(fā)明人，其中既有單位離職員工，又有非員工時(shí)，應合理考慮非員工發(fā)明人對于發(fā)明創(chuàng )造研發(fā)的貢獻可能性。如非員工發(fā)明人同時(shí)具有該領(lǐng)域較強的技術(shù)研發(fā)能力，而爭議發(fā)明創(chuàng )造與原單位技術(shù)存在較大差異的情況下，不能簡(jiǎn)單認定爭議發(fā)明創(chuàng )造屬于原單位的職務(wù)發(fā)明。本案判決對于類(lèi)似職務(wù)發(fā)明案件審理具有一定的借鑒意義。

　　【案情簡(jiǎn)介】

　　王海山曾系原告員工，任前沿技術(shù)部門(mén)技工、技術(shù)員，工作主要配合工程師要求完成產(chǎn)品的制作、組裝、測試等，其參與的原告公司的經(jīng)導管主動(dòng)脈瓣膜輸送系統包括導管和手柄，瓣膜與內管相連，操作手柄可實(shí)現外管的前進(jìn)和后退，以完成瓣膜的裝載和釋放；秦濤亦系原告員工，任臨床總監；兩人于2015年從原告處離職，后分別任紐脈公司監事和法定代表人。

　　涉案發(fā)明專(zhuān)利申請名稱(chēng)為“一種心臟瓣膜輸送裝置”，申請日為2015年7月，申請人為紐脈公司，發(fā)明人為虞奇峰、王海山、秦濤。該技術(shù)旨在通過(guò)內外管的配合移動(dòng)來(lái)實(shí)現瓣膜的穩定連接和快速準確釋放，通過(guò)手柄能夠分別控制內管和外管的移動(dòng)，外管后撤使瓣膜從外管遠端露出，內管后撤觸發(fā)瓣膜釋放。虞奇峰曾是原告前沿技術(shù)部門(mén)負責人，也曾參與過(guò)原告公司瓣膜項目研發(fā)，2010年8月從原告處離職后一直在醫療科技公司任職，在此期間的多項發(fā)明專(zhuān)利申請，也涉及瓣膜輸送系統。2015年3月紐脈公司成立后任該公司股東、董事。

　　原告向法院起訴，認為涉案專(zhuān)利技術(shù)屬于原告的專(zhuān)有技術(shù)，系王海山、秦濤的職務(wù)發(fā)明，請求判令涉案專(zhuān)利申請權歸原告所有。

　　上海知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理后認為，在案證據不能證明涉案專(zhuān)利申請技術(shù)與秦濤在原告處承擔的本職工作或者單位分配的任務(wù)有關(guān)，原告主張涉案專(zhuān)利系秦濤的職務(wù)發(fā)明不能成立。王海山任職于原告前沿技術(shù)部門(mén)，屬于原告經(jīng)導管主動(dòng)脈瓣膜輸送系統項目組成員；涉案專(zhuān)利技術(shù)系通過(guò)微創(chuàng )介入手術(shù)放置心臟瓣膜的輸送裝置，旨在通過(guò)內外管的配合移動(dòng)來(lái)實(shí)現瓣膜的穩定連接和快速準確釋放，通過(guò)手柄能夠分別控制內管和外管的移動(dòng)，外管后撤使瓣膜從外管遠端露出，內管后撤觸發(fā)瓣膜釋放；而原告技術(shù)旨在通過(guò)操作手柄實(shí)現外管的前進(jìn)和后退，以完成瓣膜的裝載和釋放；也即涉案專(zhuān)利技術(shù)與王海山參與的原告公司技術(shù)均屬微創(chuàng )治療心臟瓣膜技術(shù)領(lǐng)域，旨在解決的技術(shù)問(wèn)題亦相同，均是實(shí)現快速、穩定、準確地植入心臟瓣膜，所采用的技術(shù)手段亦是通過(guò)手柄的控制，應認定專(zhuān)利技術(shù)與王海山在原告處的本職工作具有較強的相關(guān)性。此外，涉案專(zhuān)利申請列明的第一發(fā)明人虞奇峰具有較強的醫療器械領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)能力，與涉案專(zhuān)利技術(shù)領(lǐng)域具有較強的相關(guān)性。結合涉案專(zhuān)利申請技術(shù)與原告公司技術(shù)在具體技術(shù)方案上仍存在較大差異，虞奇峰系涉案專(zhuān)利申請署名順序排第一位的發(fā)明人，而原告在案證據并不足以證明涉案專(zhuān)利申請技術(shù)僅系王海山的個(gè)人技術(shù)成果，與虞奇峰無(wú)關(guān)。

　　上海知識產(chǎn)權法院判決，確認涉案發(fā)明專(zhuān)利申請權歸原告上海微創(chuàng )醫療器械（集團）有限公司、被告上海紐脈醫療科技有限公司共有。

　　上海微創(chuàng )醫療器械（集團）有限公司不服，提起上訴，上海市高級人民法院二審判決，駁回上訴，維持原判。

　　【法官評析】

　　近年來(lái)，專(zhuān)利權權屬糾紛案件呈快速上升趨勢，其中較為典型的則是員工離職后作出的發(fā)明創(chuàng )造的權利歸屬。本案即涉及上述問(wèn)題，系一起典型的職務(wù)發(fā)明糾紛案件，涉及職務(wù)發(fā)明的認定標準把握。

　　一、本案觀(guān)點(diǎn)的分歧

　　涉案專(zhuān)利技術(shù)不能認定為秦濤的職務(wù)發(fā)明，但關(guān)于能否認定為王海山的職務(wù)發(fā)明進(jìn)而確定專(zhuān)利權的歸屬則存在分歧：

　　一種觀(guān)點(diǎn)認為，王海山系原告前沿技術(shù)部門(mén)成員，涉案專(zhuān)利與王海山在原告處接觸的瓣膜輸送系統屬同一技術(shù)領(lǐng)域，旨在解決相同技術(shù)問(wèn)題，即使兩者具體技術(shù)上存在較大差異，也可認定具有相關(guān)性，認定涉案專(zhuān)利為王海山的職務(wù)發(fā)明，專(zhuān)利申請權判歸原告所有。

　　一種觀(guān)點(diǎn)認為，王海山系原告前沿技術(shù)部門(mén)技術(shù)員，而非研發(fā)工程師，專(zhuān)利技術(shù)與原告技術(shù)亦存較大差異，發(fā)明點(diǎn)在原告技術(shù)中也未有體現，在此情況下應從嚴把握相關(guān)性標準；再則，被告雖未提供研發(fā)資料，但其提供的證據顯示第一發(fā)明人虞奇峰具有較強醫療器械領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)能力，與涉案專(zhuān)利技術(shù)領(lǐng)域具有較強相關(guān)性。綜上，可以認定原告提供的證據不足以證明涉案專(zhuān)利系王海山的職務(wù)發(fā)明。

　　還有一種觀(guān)點(diǎn)認為，根據專(zhuān)利法相關(guān)規定雖可認定涉案專(zhuān)利為王海山的職務(wù)發(fā)明，但本案特殊性在于專(zhuān)利所列第一發(fā)明人虞奇峰在專(zhuān)利所涉技術(shù)領(lǐng)域亦具有較強研發(fā)能力，結合專(zhuān)利技術(shù)與原告技術(shù)在具體方案上仍存較大差異，原告不能證明專(zhuān)利技術(shù)僅系王海山個(gè)人成果，而與虞奇峰無(wú)關(guān)的情況下，應認定專(zhuān)利技術(shù)為王海山與虞奇峰的共同成果，專(zhuān)利申請權歸雙方共有。

　　上述觀(guān)點(diǎn)分歧的實(shí)質(zhì)在于當爭議發(fā)明創(chuàng )造的發(fā)明人為多人，其中即有單位離職員工，又有非員工時(shí)，如何適用專(zhuān)利法職務(wù)發(fā)明的相關(guān)規定。

　　二、職務(wù)發(fā)明認定的要件分析

　　職務(wù)發(fā)明認定依據的法條主要是專(zhuān)利法第六條和專(zhuān)利法實(shí)施細則第十二條。其中，單位主張離職員工職務(wù)發(fā)明的主要依據為專(zhuān)利法實(shí)施細則第十二條第一款第（三）項，也即退休、調離原單位后或者勞動(dòng)、人事關(guān)系終止后1年內作出的與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng )造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng )造。

　　從上述條文來(lái)看，員工離職后作出的發(fā)明創(chuàng )造只要滿(mǎn)足時(shí)間性和相關(guān)性?xún)蓚€(gè)條件，就應當被認定為職務(wù)發(fā)明，專(zhuān)利申請權歸屬于原單位所有。但在上述條文適用時(shí)同時(shí)也應當注意到，專(zhuān)利法職務(wù)發(fā)明相關(guān)制度設計系針對爭議發(fā)明創(chuàng )造僅系離職員工獨立完成的情形，并未涉及離職員工與他人共同完成發(fā)明創(chuàng )造的情形。當爭議發(fā)明創(chuàng )造涉及多個(gè)發(fā)明人，且發(fā)明人同時(shí)涉及原單位離職員工和非員工時(shí)，認定職務(wù)發(fā)明應當注意以下幾點(diǎn)：

　　一是相關(guān)性認定應適用技術(shù)方案相關(guān)標準。發(fā)明創(chuàng )造的實(shí)質(zhì)系具體技術(shù)方案，爭議發(fā)明創(chuàng )造與發(fā)明人在原單位履行本職工作所接觸技術(shù)方案的相關(guān)性判斷不但需要考慮兩者是否屬于同一技術(shù)領(lǐng)域、解決技術(shù)問(wèn)題是否相同、功能效果是否相同，也要求對兩者的技術(shù)方案進(jìn)行比對，判斷兩者的技術(shù)差距有多大，在技術(shù)方案上是否具有傳承性等。在此，技術(shù)方案比對區別于專(zhuān)利侵權比對，不要求技術(shù)特征相同或者等同，也不要求爭議發(fā)明創(chuàng )造的主要發(fā)明點(diǎn)在原單位的技術(shù)成果中已有體現。

　　二是應當考慮非員工發(fā)明人對于發(fā)明創(chuàng )造研發(fā)的貢獻可能性。如果非員工發(fā)明人同時(shí)具有爭議發(fā)明創(chuàng )造所屬技術(shù)領(lǐng)域的較強技術(shù)研發(fā)能力，而爭議發(fā)明創(chuàng )造與原單位技術(shù)又存在較大差異，此時(shí)不能簡(jiǎn)單認定爭議發(fā)明創(chuàng )造為原單位離職員工也即專(zhuān)利所列部分發(fā)明人的職務(wù)發(fā)明，而否認其他發(fā)明人貢獻的可能性，應當認定發(fā)明創(chuàng )造為幾個(gè)發(fā)明人的共同成果，專(zhuān)利申請權歸屬原被告雙方共有。如果其他非員工發(fā)明人并無(wú)爭議發(fā)明創(chuàng )造所屬技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)背景，或是被告主動(dòng)承認其他發(fā)明人對于爭議發(fā)明創(chuàng )造研發(fā)并無(wú)貢獻，則可直接認定該發(fā)明創(chuàng )造為離職員工的職務(wù)發(fā)明，專(zhuān)利申請權歸屬于原單位所有。

　　三是舉證責任分擔上，原單位主張爭議發(fā)明創(chuàng )造為其離職員工的職務(wù)發(fā)明進(jìn)而主張專(zhuān)利權歸屬時(shí)，不但應舉證證明涉案發(fā)明創(chuàng )造與員工在原單位接觸的技術(shù)具有相關(guān)性，系員工離職后一年內作出，同時(shí)亦應證明其他發(fā)明人對此并無(wú)貢獻可能性；而否認爭議發(fā)明創(chuàng )造為職務(wù)發(fā)明的被告則可主張其他發(fā)明人具有相應技術(shù)研發(fā)能力、單位提供了研發(fā)的物質(zhì)技術(shù)條件、相關(guān)的研發(fā)記錄等證據予以反駁。

　　本案中，雖然涉案專(zhuān)利申請技術(shù)與原告技術(shù)在具體技術(shù)方案上仍存在較大差異，但根據專(zhuān)利法相關(guān)規定，仍符合職務(wù)發(fā)明認定時(shí)間性和相關(guān)性條件，應當認定構成王海山的職務(wù)發(fā)明。但同時(shí)在案證據也顯示涉案專(zhuān)利第一發(fā)明人虞奇峰具有涉案專(zhuān)利領(lǐng)域較強的技術(shù)研發(fā)能力，原告在案證據并不足以證明涉案專(zhuān)利申請技術(shù)僅系王海山的個(gè)人技術(shù)成果，與虞奇峰無(wú)關(guān)，排除虞奇峰對于涉案專(zhuān)利的技術(shù)貢獻，被告的證據也不足以排除王海山的技術(shù)貢獻，所以認定涉案專(zhuān)利申請技術(shù)方案為王海山與虞奇峰的共同成果，歸屬原告與被告紐脈公司共有。（作者單位：上海知識產(chǎn)權法院 陳瑤瑤）

（本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn)）