國內優(yōu)先權使用的七種情況

依據《專(zhuān)利法》及《專(zhuān)利法實(shí)施細則》的有關(guān)規定，申請人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國第一次提出專(zhuān)利申請之日起十二個(gè)月內，或者自外觀(guān)設計在外國第一次提出專(zhuān)利申請之日起六個(gè)月內，又在中國就相同主題提出專(zhuān)利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權的原則，可以享有優(yōu)先權,這稱(chēng)之為國際優(yōu)先權?；蛘?，申請人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國第一次提出專(zhuān)利申請之日起十二個(gè)月內，又向國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)就相同主題提出專(zhuān)利申請的，可以享有優(yōu)先權，這也稱(chēng)之為國內優(yōu)先權。

但是目前很多企業(yè)甚至一些專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)利代理機構，對于優(yōu)先權的認知程度還不夠，對于如何恰當的使用優(yōu)先權制度還不夠清楚。而實(shí)際上，申請人如果對優(yōu)先權的制度認識清楚，操作得當，將對自身專(zhuān)利的申請、布局以及戰略制定帶來(lái)靈活的操作空間。本文以實(shí)際案例闡述說(shuō)明了專(zhuān)利國內優(yōu)先權使用的七種情況。

Case1:為了節約成本，將符合單一性的多個(gè)案件合并到一個(gè)案件

在符合單一性要求的條件下，申請人可以通過(guò)要求本國優(yōu)先權，將若干在先申請合并到一份在后申請中，從而減少以后需要繳納的專(zhuān)利規費，達到節約開(kāi)支的目的。

例如，申請人在同一個(gè)發(fā)明構思下，先后申請了三個(gè)案子A,B和C分別保護的是某某產(chǎn)品的配方、制備方法及其使用方法。如果這三個(gè)案件后期陸續提實(shí)質(zhì)審查，則需要繳納三份實(shí)質(zhì)審查費。且如果后續A,B,C陸續被授權時(shí)，則每年還需要繳納三個(gè)案件的年費。

出現上述情況時(shí)，為了達到節約成本的考慮，申請人可以在A(yíng)，B和C申請的一年內，以與A,B和C相同主題提出一個(gè)案件D，分別向A,B和C提出國內優(yōu)先權請求。則按照優(yōu)先權的制度，則A,B和C會(huì )被視為撤回，只保留一件申請D,后續的審查和授權只需要維護一個(gè)案件的費用即可。

Case2:發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用新型專(zhuān)利類(lèi)型的轉換

按照專(zhuān)利實(shí)施細則第三十二條的規定，申請人要求本國優(yōu)先權，在先申請是發(fā)明專(zhuān)利申請的，可以就相同主題提出發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利申請；在先申請是實(shí)用新型專(zhuān)利申請的，可以就相同主題提出實(shí)用新型或者發(fā)明專(zhuān)利申請。因此，可以通過(guò)優(yōu)先權制度對在先申請的類(lèi)型進(jìn)行轉換。

例如，申請人在先申請案件A保護的是一種方法，但由于遞交失誤，導致申請的類(lèi)型是新型專(zhuān)利。按照新型專(zhuān)利的保護客體，案件A肯定是被駁回。此時(shí)，申請人可以在A(yíng)申請后的一年內，以與A相同主題提出新申請B，類(lèi)型是發(fā)明專(zhuān)利，要求在先申請A的優(yōu)先權，從而避免案件A被駁回的風(fēng)險。

再如，申請人在先申請案件A保護的是一種設備，申請的類(lèi)型是發(fā)明專(zhuān)利。但是經(jīng)過(guò)后期深入檢索，發(fā)現該設備很多技術(shù)特征已經(jīng)被人公開(kāi)，但是還是具備新穎性。此時(shí)，申請人可以在A(yíng)申請后的一年內，以與A相同主題提出新申請B，類(lèi)型是實(shí)用新型，要求在先申請A的優(yōu)先權，從而避免案件A被駁回的風(fēng)險。

或者，反之，申請人在先申請案件A保護的是一種設備，申請的類(lèi)型是實(shí)用新型。但是經(jīng)過(guò)后期深入檢索，發(fā)現該設備很多技術(shù)特征都很有創(chuàng )新性，完全滿(mǎn)足發(fā)明專(zhuān)利的要求。此時(shí)，申請人可以在A(yíng)申請后的一年內，以與A相同主題提出新申請B，類(lèi)型是發(fā)明專(zhuān)利，要求在先申請A的優(yōu)先權，從而達到將新型專(zhuān)利轉換成發(fā)明專(zhuān)利的目的。

Case3:利用本國優(yōu)先權制度延長(cháng)保護期限

申請人可以在首次申請后，在優(yōu)先權期限屆滿(mǎn)前，重新提出一個(gè)與首次申請完全一致的申請，要求首次申請的優(yōu)先權，從而起到將其專(zhuān)利權的保護期限延長(cháng)一年的作用。

因為按照專(zhuān)利法的第四十二條規定，發(fā)明專(zhuān)利權的期限為二十年，實(shí)用新型專(zhuān)利權和外觀(guān)設計專(zhuān)利權的期限為十年，均自申請日起計算。而在專(zhuān)利實(shí)施細則第十一條的規定，除專(zhuān)利法第二十八條和第四十二條規定的情形外，專(zhuān)利法所稱(chēng)申請日，有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日。因此，專(zhuān)利的保護期限是從實(shí)際申請日計算。

例如，申請人在先申請一個(gè)發(fā)明案件A，申請日為2016年4月1日。那么如果該案授權，則A的保護期為2016年4月1日到2036年3月31日。如果申請人在2017年3月31日，以與A相同主題提交一個(gè)案件B，要求案件A的優(yōu)先權，則案件B授權之后，保護期為2017年3月31日到2037年3月30日，相同的發(fā)明創(chuàng )造保護期限延長(cháng)了1年的時(shí)間。

Case4:申請人以最低成本挽救視為撤回的專(zhuān)利

申請人想挽救視為撤回的發(fā)明或實(shí)用新型專(zhuān)利申請，又不想通過(guò)高額的恢復費挽救，可以通過(guò)優(yōu)先權要求。

比如，申請人之前申請了一個(gè)專(zhuān)利A，在初步審查時(shí)，發(fā)了補正意見(jiàn)。但是，由于沒(méi)有及時(shí)對補正進(jìn)行答復，該案件被視為撤回。如果申請人還想保留該案件，以請求權利進(jìn)行恢復的話(huà)，按照目前的規費，需要繳納1000元，而如果在優(yōu)先權期間內，以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權，則只需要繳納申請費500元（符合減免條件，費用會(huì )更少），成本節約至少一倍。且可以在B文件中同時(shí)把之前補正的內容改正過(guò)來(lái)再提交，如不涉及實(shí)質(zhì)性?xún)热莸娜毕莸难a正，也不會(huì )影響優(yōu)先權的享有。

Case5:申請人對權利要求進(jìn)行重新布局和調整

在先申請由于遞交倉促，布局不合理，申請人可以在優(yōu)先權期間內，提出新申請要求在先申請的優(yōu)先權，并對權利要求進(jìn)行重新的布局。因為按照審查指南的規定，在后申請的權利要求是否符合優(yōu)先權，即判斷在后申請中各項權利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件（說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)，不包括摘要）中。因此，原則上，只要在先申請的說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)有記載的內容，都可以在在后申請的權利要求中進(jìn)行重新的布局。

比如，申請人在先申請一個(gè)案件A，涉及一種新材料。在A(yíng)的權利要求書(shū)中，只保護了該新材料的組分及其比例，并未將其制備方法也寫(xiě)入權利要求中，但是在說(shuō)明書(shū)中有詳細的記載。在優(yōu)先權期間內，申請人發(fā)現該新材料的制備方法也是需要保護的。此時(shí)，可以以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權，在新申請B中，將制備方法也寫(xiě)入權利要求書(shū)中，就可以達到將制備方法也進(jìn)行保護的目的。

再如，申請人在先申請一個(gè)案件A，由于時(shí)間倉促，在寫(xiě)獨權時(shí)，技術(shù)方案中包括了很多非必要技術(shù)特征，使得保護范圍很小。此時(shí)，可以以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權，在新申請B中，可以對獨權中的非必要技術(shù)特征進(jìn)行刪減，以增加保護范圍。

Case6:申請人對文件進(jìn)行修改和調整

如果在先申請中，技術(shù)方案記載的很詳細清楚，但是撰寫(xiě)上有很多形式問(wèn)題，比如語(yǔ)言邏輯性錯誤，技術(shù)術(shù)語(yǔ)不統一，實(shí)施例布局不合理等等問(wèn)題，也可以通過(guò)優(yōu)先權進(jìn)行調整和修改。

比如，申請人在先申請一個(gè)案件A時(shí)，涉及的技術(shù)術(shù)語(yǔ)還沒(méi)有統一，有多種稱(chēng)呼，申請人不得不在文件中都提及并做了說(shuō)明。在優(yōu)先權期間內，該技術(shù)術(shù)語(yǔ)被行業(yè)統一，只保留了一種稱(chēng)呼。為了更清楚對專(zhuān)利內容進(jìn)行說(shuō)明，申請人可以以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權，在新申請B中，所有的技術(shù)術(shù)語(yǔ)都調整統一的稱(chēng)呼。

再如，申請人在先申請一個(gè)案件A時(shí)，發(fā)現說(shuō)明書(shū)中的多個(gè)實(shí)施例布局不合理，時(shí)序或者步驟之間有點(diǎn)混亂。申請人可以在優(yōu)先權期限內以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權，在新申請B中，對實(shí)施例進(jìn)行調整，以便更好得支持權利要求書(shū)的技術(shù)方案。

Case7:申請人想對在先申請的專(zhuān)利進(jìn)行補充附圖或者實(shí)驗數據

申請人在先申請時(shí)，由于倉促，申請文件中缺少遺漏了一些附圖或者實(shí)驗數據。為了避免后續審查時(shí)發(fā)出公開(kāi)不充分的問(wèn)題，在后提出一個(gè)新的案件，要求在先申請的優(yōu)先權，并將附圖或者實(shí)驗數據補充到在后申請中。這種處理方式被很多人采用，這也是很多人認為的優(yōu)先權就是所謂“搶時(shí)間”、“占時(shí)間”的真正意義。

但實(shí)際上，這種處理方式能不能享受優(yōu)先權目前在業(yè)界還是存在一定的爭議。比如，申請人在先申請一個(gè)案件A，涉及一種化學(xué)高分子材料，但是由于該材料在申請時(shí)，缺乏實(shí)驗條件，或者實(shí)驗周期較長(cháng)，當時(shí)還沒(méi)有得到實(shí)驗數據，就提出了申請。然后，在優(yōu)先權期間內，實(shí)驗數據做出來(lái)了，此時(shí)，申請人以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權，在新申請B中，將實(shí)驗數據補充到了說(shuō)明書(shū)中。

一部分學(xué)者認為，申請B與A的主題相同，而且B權利要求保護的技術(shù)方案在A(yíng)中也都有詳細的記載，按照專(zhuān)利法規的相關(guān)規定，B毫無(wú)疑問(wèn)理應獲得A的優(yōu)先權。

而另一部分學(xué)者認為，雖然申請B的權利要求保護的技術(shù)方案在A(yíng)中有詳細的記載，但是案件A缺乏實(shí)驗數據，證明案件A實(shí)際上是一件還沒(méi)有完全完成的發(fā)明，存在明顯公開(kāi)不充分的缺陷，缺乏技術(shù)效果。按照審查指南的說(shuō)明，相同主題定義為“技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案、預期效果相同”。但是A明顯缺乏技術(shù)效果的記載和描述，而B(niǎo)是有明確的實(shí)驗數據的，因此A和B的技術(shù)效果不能認定相同，那么A和B的主題也就不同，因此B不應獲得A的優(yōu)先權。

而且，在實(shí)際的案件實(shí)踐中，這兩種情況均出現過(guò)，也引起了不少的爭議。在此，其實(shí)更傾向于支持后者，即補充實(shí)驗數據或者附圖要求優(yōu)先權是不應該的，至少是不合理的。國內優(yōu)先權制度是從外國優(yōu)先權延伸的，而外國優(yōu)先權制度目的不是在于讓在后申請補充內容，目的是在協(xié)約國之間享有一個(gè)時(shí)間差，這個(gè)時(shí)間差用于準備各個(gè)國家的翻譯、流程文件等處理。同理國內優(yōu)先權也應該把享有的權利重點(diǎn)放在時(shí)間上，而不是技術(shù)上。國內優(yōu)先權拿一個(gè)尚未完全驗證的在先技術(shù)方案去占據申請時(shí)間，對于那些經(jīng)過(guò)努力完善技術(shù)方案的其他在后申請的人實(shí)際上是不公平的。

但是，在案件實(shí)踐中，確實(shí)出現過(guò)補充實(shí)驗數據或者附圖要求優(yōu)先權成功的，而且筆者本人在實(shí)際案件中也成功操作過(guò)。

所以，對于這種情況，我謹慎的態(tài)度。所幸，專(zhuān)利審查指南最新修訂的內容中，對補充實(shí)驗數據給了說(shuō)明，規定了“對于申請日之后補交的實(shí)驗數據，審查員應當予以審查。補交實(shí)驗數據所證明的技術(shù)效果應當是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專(zhuān)利申請公開(kāi)的內容中得到的”。此舉，也是認可了在案件審查過(guò)程中，可以對文件進(jìn)行修改，補充符合要求的實(shí)驗數據，這也給了除優(yōu)先權制度之外另一個(gè)補充實(shí)驗數據的途徑。

上述給出的七種可以采用優(yōu)先權制度的情況和案例，希望對于那些深入研究并打算采用優(yōu)先權制度的專(zhuān)業(yè)人員以參考。