申請注冊商標損害瓶貼類(lèi)在先外觀(guān)設計專(zhuān)利權的判斷

要旨：

　　《商標法》中“申請注冊商標不得損害他人現有的在先權利”的規定，實(shí)質(zhì)含義就是申請注冊商標不得侵害他人現有的在先權利。即使申請注冊商標的行為不屬于《專(zhuān)利法》上規定的侵犯外觀(guān)設計專(zhuān)利權的侵權行為類(lèi)型，但并不意味著(zhù)不構成《侵權責任法》上的侵權行為，也不能由此得出未構成《商標法》上損害在先權利的行為。平面標貼類(lèi)外觀(guān)設計主要是起到標識商品來(lái)源的作用，與商標的功能無(wú)本質(zhì)區別，判斷是否侵害其外觀(guān)設計專(zhuān)利權時(shí)，對于類(lèi)似商品的認定，不宜將外觀(guān)設計專(zhuān)利商品認定為是標貼，而是應當根據在案證據，考慮實(shí)際使用標貼的容器內的商品類(lèi)別。若訴爭商標指定使用的商品與容器內商品相同或者類(lèi)似，可能導致消費者混淆誤認，則應認定為違反《商標法》不得損害他人現有的在先權利的規定，不應予以核準注冊。

　　當事人：原告（上訴人）中國紹興黃酒集團

　　有限公司

　　被告（被上訴人）國家工商行政管理總局商

　　標評審委員會(huì )

　　第三人（被上訴人）中糧酒業(yè)公司

　　案由：商標異議復審行政糾紛

　　案 情

　　00530003251.7號外觀(guān)設計專(zhuān)利（見(jiàn)下圖）被授權公告，使用該外觀(guān)設計的產(chǎn)品名稱(chēng)為瓶貼。

　　2008年3月31日，中國紹興黃酒集團有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)紹興黃酒公司）向商標局申請注冊被異議商標（見(jiàn)下圖），申請號為6630010，指定使用商品為第33類(lèi)果酒（含酒精）、燒酒、黃酒等。

　　被異議商標經(jīng)初步審定公告后，在法定異議期內，中糧酒業(yè)公司向商標局提出商標異議申請，請求不予核準被異議商標注冊。商標局裁定被異議商標予以核準注冊。中糧酒業(yè)公司不服該裁定，向商標評審委員會(huì )提出異議復審請求。中糧酒業(yè)公司在異議復審階段提交了使用該外觀(guān)設計專(zhuān)利的實(shí)物照片、銷(xiāo)售合同、廣告合同及外觀(guān)設計專(zhuān)利權證書(shū)等證據。2013年10月9日，商標評審委員會(huì )作出裁定，認為：被異議商標侵犯了中糧酒業(yè)公司的外觀(guān)設計專(zhuān)利權，違反了2001年《商標法》第三十一條有關(guān)保護在先權利的規定，裁定：被異議商標在復審商品上不予核準注冊。紹興黃酒公司不服，向北京市第一中級人民法院提起訴訟。

　　審 判

　　北京市第一中級人民法院審理認為，紹興黃酒公司未經(jīng)許可，在同一種或類(lèi)似商品上，將中糧酒業(yè)公司享有專(zhuān)利權的外觀(guān)設計申請注冊為商標，損害了中糧酒業(yè)公司的外觀(guān)設計專(zhuān)利權，違反了2001年《商標法》第三十一條有關(guān)“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”的規定，判決：維持商標評審委員會(huì )的裁定。紹興黃酒公司不服，向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院判決：駁回上訴，維持原判。

　　評 析

　　（一）“損害他人現有的在先權利”的解讀

　　有觀(guān)點(diǎn)認為，《商標法》規定的“申請注冊商標不得損害他人現有的在先權利”是一個(gè)類(lèi)似沖突規范的規定，即判斷是否構成損害他人現有的在先權利時(shí)，應根據在先權利類(lèi)型先轉致相應的部門(mén)法，再在相應部門(mén)法之下判斷是否構成侵權行為。依照該觀(guān)點(diǎn)，在先權利為外觀(guān)設計專(zhuān)利權時(shí)，訴爭商標是否損害他人在先權利應在《專(zhuān)利法》體系下判斷是否構成侵權?！秾?zhuān)利法》第十一條第二款規定，“外觀(guān)設計專(zhuān)利權被授予后，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專(zhuān)利權人許可，都不得實(shí)施其專(zhuān)利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、許諾銷(xiāo)售、銷(xiāo)售、進(jìn)口其外觀(guān)設計專(zhuān)利產(chǎn)品”?！秾?zhuān)利法》第六十條規定，“未經(jīng)權利人許可，實(shí)施其專(zhuān)利，即侵犯其專(zhuān)利權”。上述法條的文義清楚表明，《專(zhuān)利法》上侵犯外觀(guān)設計專(zhuān)利權的行為并不包括使用行為。在《專(zhuān)利法》無(wú)其他侵犯專(zhuān)利權行為的兜底性條款存在的情況下，申請注冊商標的行為不屬于制造、許諾銷(xiāo)售、銷(xiāo)售、進(jìn)口外觀(guān)設計專(zhuān)利產(chǎn)品的侵權行為，故不構成《專(zhuān)利法》上的侵權行為，進(jìn)而不構成《商標法》規定的“申請注冊商標不得損害他人現有的在先權利”的情形。顯然，這種推論是有問(wèn)題的，其后果即是任何人可以在未經(jīng)許可的情況下將他人已獲得授權的外觀(guān)設計專(zhuān)利申請注冊為商標。

　　如何理解《商標法》規定的“申請注冊商標不得損害他人現有的在先權利”，或者說(shuō)《商標法》上“損害他人在先權利”與其他部門(mén)法上的侵權行為是何種關(guān)系？筆者認為，上述觀(guān)點(diǎn)的思路是沒(méi)有問(wèn)題的，其推論錯誤的關(guān)鍵點(diǎn)在于雖然注意到了《商標法》與其他部門(mén)法之間的聯(lián)系，但是卻忽略了知識產(chǎn)權法和民法之間的關(guān)系。知識產(chǎn)權法是民法的特別法，對于《商標法》條款的解釋?xiě)糜诿穹ǖ恼麄€(gè)體系之中。在特別法沒(méi)有規定時(shí)，仍然可以適用一般法的規定。具體論述如下：

　　第一，《商標法》上“損害他人現有的在先權利” 就是指侵害他人現有的在先權利?！皳p害”一詞在《侵權責任法》中基本上是作為名詞使用，“損害”是侵權行為的后果，是侵權賠償責任的必備要件?！肚謾嘭熑畏ā吩趯η謾嘈袨檫M(jìn)行規制時(shí)使用的是“侵害”一詞，僅在《侵權責任法》第七條“行為人損害他人民事權益，不論行為人有無(wú)過(guò)錯，法律規定應當承擔侵權責任的，依照其規定”，該條作為無(wú)過(guò)錯責任原則條款，其中“損害”作為動(dòng)詞使用。根據《侵權責任法》的相關(guān)釋義，無(wú)過(guò)錯責任的構成要件有四個(gè)：一是行為； 二是受害人的損害；三是行為與損害之間具有因果關(guān)系；四是不存在法定的不承擔責任的情形。[1]因此，《侵權責任法》第七條雖然是將“損害” 作為動(dòng)詞使用， 其含義仍然是結果意義上的損害， 之所以不使用“ 侵害” 而使用“ 損害” ， 是因為無(wú)過(guò)錯責任原則下行為人從事的并非法律禁止的活動(dòng)，而是基于政策目的考慮使行為人對特定行為產(chǎn)生的損害承擔侵權損害賠償責任?！渡虡朔ā飞稀皳p害他人在先權利”的“損害”作為動(dòng)詞使用，不應理解為結果意義的“損害”，而應理解為指向行為的“侵害”。首先，現行《商標法》第三十二條（即2001年《商標法》第三十一條）解決的問(wèn)題與《侵權責任法》第七條完全不同。其次，如果理解為結果意義上的“損害”，通常而言申請注冊商標的行為不會(huì )給在先權利人造成現實(shí)損害，申請注冊商標的行為主要表現為向商標行政主管機關(guān)申請獲得授權的過(guò)程，只有將申請注冊的商標進(jìn)行商標性使用，才會(huì )造成對他人在先權利的現實(shí)損害。最后，現行《商標法》第三十二條的立法目的是為了解決商標權和在先合法權利的沖突，而權利沖突的表現形式通常即是對他人權利或者權益的侵害。類(lèi)似條款可見(jiàn)《專(zhuān)利法》第二十三條第三款規定，“授予專(zhuān)利權的外觀(guān)設計不得與他人在申請日前已經(jīng)取得的合法權利相沖突”。

　　第二，申請注冊商標的行為不是《專(zhuān)利法》上規定的侵犯外觀(guān)設計專(zhuān)利權的侵權行為，但可以依據《侵權責任法》判斷是否構成侵權。

　　《專(zhuān)利法》對于侵犯專(zhuān)利權的行為是一種封閉式立法例，有別于《著(zhù)作權法》和《商標法》，對《專(zhuān)利法》規定之外的行為是否構成侵犯專(zhuān)利權，若不依據《侵權責任法》進(jìn)行判斷則會(huì )出現法律漏洞。根據《侵權責任法》第二條，侵權責任法的調整范圍為侵害民事權益的行為。未經(jīng)許可將他人合法授權的外觀(guān)設計專(zhuān)利申請注冊商標的行為，根據《侵權責任法》的相關(guān)規定可以認定為侵害外觀(guān)設計專(zhuān)利權的行為。

　　第三，從民法請求權的角度看，《商標法》規定“損害”他人在先外觀(guān)設計專(zhuān)利權的商標不予注冊的請求權基礎在于專(zhuān)利權作為絕對權而產(chǎn)生的支配權請求權。申請注冊商標的行為雖然不會(huì )對專(zhuān)利權人造成實(shí)際損害，但是一旦申請注冊的商標開(kāi)始使用，則必然會(huì )對專(zhuān)利權人造成損害，對于存在造成損害或者妨害的現實(shí)之危險，專(zhuān)利權人可以行使其支配權請求權要求消除危險，而要求消除危險在《商標法》上最直接的表現即為申請注冊的商標不予核準注冊。

　　第四，根據在先權利的類(lèi)型，包括著(zhù)作權、商號權益、姓名權、肖像權、知名商品特有名稱(chēng)或包裝裝潢、外觀(guān)設計專(zhuān)利權等，可以區分為標識性權利、智力成果性權利和人身性權利。作為標識性權利，比如商號權益、知名商品特有名稱(chēng)或包裝裝潢和外觀(guān)設計專(zhuān)利權，商標法解決與其沖突的目的在于避免混淆。換句話(huà)說(shuō)，如果將他人的外觀(guān)設計專(zhuān)利注冊為商標，可能導致相關(guān)公眾誤認為與外觀(guān)設計專(zhuān)利權人之間有特定聯(lián)系，《商標法》為避免混淆故禁止注冊。

　　綜上，《商標法》“申請注冊商標不得損害他人現有的在先權利”的規定，實(shí)質(zhì)含義就是申請注冊商標不得侵害他人現有的在先權利，即使申請注冊商標的行為不屬于《專(zhuān)利法》上規定的侵權行為類(lèi)型，但不意味著(zhù)不構成《侵權責任法》上的侵權行為，也不能由此得出未構成《商標法》上損害在先權利的行為。未經(jīng)許可將他人外觀(guān)專(zhuān)利申請注冊為商標的行為可以成為侵害專(zhuān)利權的行為，《商標法》禁止注冊的目的在于避免相關(guān)公眾對使用訴爭商標的商品的提供者和外觀(guān)設計產(chǎn)品的提供者產(chǎn)生混淆，此種禁止注冊也體現出專(zhuān)利權作為絕對權產(chǎn)生的支配權請求權，即對造成損害或妨害的現實(shí)之危險可以請求消除危險。

　　（二）訴爭商標侵害瓶貼類(lèi)外觀(guān)設計專(zhuān)利權的判斷

　　本案爭議焦點(diǎn)是訴爭商標是否侵害瓶貼外觀(guān)設計專(zhuān)利權。判斷訴爭商標是否損害其專(zhuān)利權時(shí)，從避免混淆的角度來(lái)看，仍應判斷訴爭商標指定使用的商品與外觀(guān)設計專(zhuān)利權的商品是否構成相同或類(lèi)似商品。有觀(guān)點(diǎn)認為瓶貼作為在先外觀(guān)設計，其商品即為瓶貼，若訴爭商標不是指定使用在平面標貼或類(lèi)似商品上，則不構成損害外觀(guān)設計專(zhuān)利權。另有觀(guān)點(diǎn)認為，判斷訴爭商標指定使用的商品與瓶貼外觀(guān)設計商品是否類(lèi)似時(shí)，應當考慮使用容器內的商品類(lèi)別。筆者認為采用后一種觀(guān)點(diǎn)更為恰當。平面標貼類(lèi)外觀(guān)設計作為標識性的在先權利，客觀(guān)上就是起到標識商品來(lái)源的作用，2008年《專(zhuān)利法》修法之后對平面印刷品的圖案、色彩或者二者結合作出的主要起標識作用的設計不再授予專(zhuān)利權，原因在于其與商標的功能并無(wú)實(shí)質(zhì)性差別。平面標貼類(lèi)外觀(guān)設計在發(fā)揮標識商品來(lái)源的功能時(shí)，消費者識別的不是標貼本身，而是標貼所在容器內的商品。因此，即使外觀(guān)設計專(zhuān)利授權產(chǎn)品是瓶貼，判斷訴爭商標是否侵害瓶貼外觀(guān)設計專(zhuān)利權時(shí)，對于商品類(lèi)似的判斷，應當在《商標法》的體系下，考慮瓶貼外觀(guān)設計專(zhuān)利的特殊性以及《商標法》設置不得損害在先權利規定的立法目的，對訴爭商標指定使用的商品與容器內的商品進(jìn)行類(lèi)似商品的判斷。

　　具體本案而言，異議申請人中糧酒業(yè)公司在異議復審階段提供的證據可以證明其在瓶貼外觀(guān)設計實(shí)際使用在黃酒商品的外包裝上，被異議商標指定使用的商品與黃酒構成相同或者類(lèi)似商品，被異議商標標志與在先外觀(guān)設計整體比較亦相近似，因此，被異議商標侵害了中糧酒業(yè)公司的在先外觀(guān)設計專(zhuān)利權。

　　注釋?zhuān)?/strong>

　　[1] 王勝明：《中華人民共和國侵權責任法釋義》，法律出版社2013年版，第53頁(yè)。

　　作者單位：北京市高級人民法院民三庭

　　文章來(lái)源：《中華商標》雜志2015年第9期