“陜十三”撞衫“陜拾叁”，孰是孰非？

　　閱讀提示：山東一公司在已經(jīng)知曉西安“陜拾叁”店鋪提供餐飲服務(wù)、存在“陜拾叁”商標的情形下，仍然在餐廳等服務(wù)上注冊與“陜拾叁”在呼叫、文字構成、整體識別等方面均相近的“陜拾叁 面及圖”商標。商標行政管理部門(mén)在商標無(wú)效宣告糾紛案中，對“陜拾叁 面及圖”商標作出無(wú)效宣告裁定后，山東公司因不服裁定，接連向一審二審和再審法院提出訴求，但均未獲得支持。

　　一個(gè)是主營(yíng)秦酥的“陜拾叁”，一個(gè)是主營(yíng)肉夾饃的“陜十三”，二者分處相隔千余公里的古都西安與山東濰坊，因為一件圖文組合商標而產(chǎn)生了糾葛。

　　近日，雙方紛爭有了新進(jìn)展，最高人民法院裁定駁回了山東陜十三餐飲管理有限公司（下稱(chēng)陜十三公司）法定代表人張某某的再審申請，認定其在餐飲類(lèi)服務(wù)上申請注冊第14039166號“陜拾叁 面及圖”商標（下稱(chēng)訴爭商標，如圖），構成以不正當手段搶先注冊“陜拾叁”店鋪創(chuàng )始人巫某某已經(jīng)使用并有一定影響的商標，訴爭商標在自助餐廳、餐廳、飯店、餐館、快餐館服務(wù)（以下統稱(chēng)涉案服務(wù)）上的注冊應宣告無(wú)效。

　　“陜拾叁”遇上“陜十三”

　　陜十三公司官網(wǎng)宣稱(chēng)，該公司2013年創(chuàng )立于濰坊市，主打產(chǎn)品為“陜十三肉夾饃”。

　　2014年2月，張某某提交了訴爭商標的注冊申請，于2016年10月被核準注冊，核定使用在涉案服務(wù)及會(huì )議室出租、旅館預訂、養老院等第43類(lèi)服務(wù)上。

　　2017年3月，“陜拾叁”店鋪創(chuàng )始人巫某某針對訴爭商標提出無(wú)效宣告請求，主張訴爭商標與其第12378941號“陜拾叁”商標（下稱(chēng)引證商標）構成使用在類(lèi)似商品或服務(wù)上的近似商標；張某某曾于2013年10月去西安參觀(guān)考察了其“陜拾叁”店鋪，并在微博中上傳了“陜拾叁”店鋪門(mén)頭照片，應當明確知曉其“陜拾叁”商標的存在，屬于搶注其在先使用并有一定影響的商標；訴爭商標具有欺騙性，易使相關(guān)公眾對服務(wù)的產(chǎn)地產(chǎn)生誤認。

　　根據公開(kāi)資料顯示，“陜拾叁”品牌于2013年創(chuàng )辦于西安市，主營(yíng)秦酥、冰酪等產(chǎn)品。

　　針對巫某某的主張，張某某辯稱(chēng)，訴爭商標與引證商標整體外觀(guān)區別明顯，訴爭商標核定使用服務(wù)與引證商標核定使用商品不屬于類(lèi)似商品或服務(wù)，而且巫某某提交的證據不能證明其“陜拾叁”商標經(jīng)使用已具有一定知名度，訴爭商標亦并不具有欺騙性。

　　2018年2月，原國家工商行政管理總局商標評審委員會(huì )（下稱(chēng)原商評委）作出裁定認為，訴爭商標并不存在欺騙性，其核定使用的餐廳等服務(wù)與引證商標核定使用的冰淇淋等商品不屬于類(lèi)似商品或服務(wù)，兩件商標共同使用在非類(lèi)似商品或服務(wù)上不至于引起相關(guān)公眾混淆、誤認，訴爭商標與引證商標未構成使用在類(lèi)似商品或服務(wù)上的近似商標；張某某應當明確知悉巫某某具有一定獨創(chuàng )性的“陜拾叁”商標的存在，其在類(lèi)似服務(wù)上申請注冊與之相近似的訴爭商標，違反了誠實(shí)信用原則，構成以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。綜上，原商評委裁定對訴爭商標予以無(wú)效宣告。

　　張某某不服上述裁定，向法院提起行政訴訟，主張其不構成以不正當手段搶先注冊巫某某已經(jīng)使用并有一定影響的商標。

　　北京知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為，訴爭商標在涉案服務(wù)上的申請注冊構成以不正當手段搶先注冊巫某某已經(jīng)使用并有一定影響的商標，而在其他核定使用服務(wù)上不構成。綜上，法院于2019年9月一審判決撤銷(xiāo)以上無(wú)效宣告裁定。

　　張某某不服，遂上訴至北京市高級人民法院。二審法院經(jīng)審理認為，“陜拾叁”店鋪的開(kāi)業(yè)時(shí)間早于訴爭商標申請日且實(shí)際提供了餐飲服務(wù)，在訴爭商標申請日前經(jīng)宣傳、使用已具有一定知名度，涉案服務(wù)與巫某某在先使用的商標所涉餐飲服務(wù)在服務(wù)內容、服務(wù)方式、服務(wù)對象上相近，且訴爭商標與該在先使用的商標在呼叫、文字構成、整體識別等方面均相近，張某某已經(jīng)知曉“陜拾叁”店鋪的存在，在未說(shuō)明其具有相應正當理由的基礎上，申請注冊訴爭商標難謂善意。

　　綜上，二審法院于2021年9月判決駁回張某某的上訴請求，維持一審判決。隨后，張某某向最高人民法院申請再審，但未能獲得支持。

　　判定“搶注”的考量因素

　　我國商標法第三十二條規定，不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標?！斑@一法律規定是對在先使用、有一定知名度的未注冊商標的保護?！北本┳烤暵蓭熓聞?wù)所合伙人、律師孫志峰表示，適用上述規定，需要以訴爭商標核定使用的商品或服務(wù)與他人商標所指向的商品或服務(wù)屬于同一種或者類(lèi)似商品或服務(wù)為前提條件，而在先使用并有一定影響是認定訴爭商標是否構成以不正當手段搶注的基礎和前提。

　　孫志峰指出，“已經(jīng)使用并有一定影響”是指請求保護的商標在訴爭商標申請日前進(jìn)行了實(shí)際使用，而且有一定的持續使用時(shí)間、區域、銷(xiāo)量或者廣告宣傳等，從而能夠使一定范圍的相關(guān)公眾知曉該商標，進(jìn)而對商品或服務(wù)來(lái)源加以區分，這種使用不應局限于某種特定的具體使用方式，只要相關(guān)標志能夠起到識別和區分商品或服務(wù)來(lái)源的作用，使相關(guān)公眾能夠將該標志與特定來(lái)源的商品或服務(wù)建立起穩定的對應關(guān)系，就應當認定該使用行為屬于商標使用行為。同時(shí)，對于“有一定影響”的認定并非一定要求對相關(guān)商標進(jìn)行大量使用，而需要結合具體案情加以確定，商標申請人具有明顯的惡意、與商標在先使用人在同一地域等因素都可能影響法院對“有一定影響”的判斷。

　　怎樣判斷訴爭商標的申請注冊是否采取了不正當手段？在孫志峰看來(lái)，應綜合考慮訴爭商標注冊人與在先商標使用人是否有貿易往來(lái)或合作關(guān)系，是否共處相同地域或者雙方商標核定使用的商品或服務(wù)有相同的銷(xiāo)售渠道和地域范圍，訴爭商標注冊人與在先使用人曾發(fā)生過(guò)其他糾紛而知曉在先使用人商標，訴爭商標注冊人與在先使用人曾有內部人員往來(lái)，他人商標具有較強的獨創(chuàng )性且訴爭商標與之高度近似。