申請文件提交后的“幾種后悔藥”

這世上有“后悔藥”嗎？有！進(jìn)來(lái)嘗一嘗~~~~

代理人處理案件的過(guò)程中，經(jīng)常會(huì )接到客戶(hù)這樣的電話(huà)咨詢(xún)：上個(gè)月提交的案子我又想到一個(gè)小的發(fā)明點(diǎn)，想要在權利要求書(shū)里體現；或者，在答復OA過(guò)程中，審查員認為獨立權利要求不具有創(chuàng )造性的，而部分從屬權利要求具有授權前景，我既想盡快授權，又不想影響到獨立權利要求的保護范圍，作為一名專(zhuān)利代理人的你，如果接到客戶(hù)這樣的電話(huà)，請問(wèn)你該如何回復客戶(hù)？

相信大家不難想到以下這三種處理方式：1）基于在先申請提出分案；2）對在先申請進(jìn)行主動(dòng)修改；3）要求在先申請的優(yōu)先權，遞交一份新的申請。

以下簡(jiǎn)單列出以上三種處理方式的區分。

對于上述三種處理方式提醒一下各位實(shí)際處理過(guò)程中需要留意的問(wèn)題：

主動(dòng)修改    

主動(dòng)修改的提出必須滿(mǎn)足兩個(gè)條件，（1）修改時(shí)機：提出實(shí)質(zhì)審查的同時(shí)，或者收到實(shí)質(zhì)審查通知書(shū)的三個(gè)月之內；（2）修改要求：不能超出原申請文件所記載的范圍。

TIP1

雖然在審查指南中規定，無(wú)論修改的內容是否超出原申請文件所記載的范圍，均應當以申請人提交的經(jīng)過(guò)該主動(dòng)修改的申請文件作為審查文本，但這不是說(shuō)主動(dòng)修改就可以超出原申請文件所記載的范圍，此處僅是對審查文本的規定，與修改是否超范圍無(wú)關(guān)，在后續的實(shí)質(zhì)審查階段，審查員會(huì )首先審查申請人所做出的主動(dòng)修改是否超出原申請文件所記載的范圍。

TIP2

除了對權利要求書(shū)的修改之外，在主動(dòng)修改的處理過(guò)程中，也是可以對說(shuō)明書(shū)進(jìn)行修改的，但對說(shuō)明書(shū)的修改一般主要限于非實(shí)質(zhì)性部分，例如，發(fā)明名稱(chēng)、背景技術(shù)、發(fā)明所述的技術(shù)領(lǐng)域、附圖說(shuō)明和摘要。

要求優(yōu)先權重新遞交    

如果客戶(hù)要求增加的內容就是原申請文件中沒(méi)有記載的，且當前日期滿(mǎn)足在先申請的申請日起的12個(gè)月內，就可以要求在先申請的優(yōu)先權，重新遞交一件新的專(zhuān)利申請。

TIP1

12個(gè)月的時(shí)限一般是沒(méi)有2個(gè)月的恢復日期的，雖然在PCT申請中，可以有兩個(gè)月的恢復期，但對于這兩個(gè)月的恢復權利，目前只有美國是認可，其他國家都不認可。

TIP2

以下情形之一的案件，不能作為要求本國優(yōu)先權的基礎：（1）已經(jīng)要求外國優(yōu)先權或者本國優(yōu)先權的；（2）已經(jīng)被授予專(zhuān)利權的；（3）本身是分案申請的,不能作為要求本國優(yōu)先權的基礎。

TIP3

如果在后申請要求在先申請的優(yōu)先權，例如，在后申請B要求在先申請A的優(yōu)先權，那么在后申請B僅能要求在先申請A中已經(jīng)記載的技術(shù)方案的優(yōu)先權。

那么對于本文開(kāi)頭出現的第一個(gè)問(wèn)題，如果當前時(shí)間符合自申請日起12個(gè)月內的條件，可以將客戶(hù)新想到的發(fā)明點(diǎn)概括成權利要求，寫(xiě)入在先申請的權利要求書(shū)中，并要求在先申請的優(yōu)先權，重新遞交一個(gè)新申請。

需要說(shuō)明的是，該部分內容所提及的優(yōu)先權，如無(wú)特殊說(shuō)明，主要指的是本國優(yōu)先權。

分案申請    

分案申請的提出一般涉及到兩種情況：（1）被動(dòng)分案：審查員在實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中指出申請文件存在單一性問(wèn)題；（2）主動(dòng)分案：不是基于單一性缺陷提出的分案，例如，由于申請人想要保護的點(diǎn)沒(méi)有布局在權利要求書(shū)中，僅僅在說(shuō)明書(shū)中有所體現，申請人想要提出分案申請。

TIP1

審查期間視為撤回的申請，需要在辦理恢復權利手續之后才能提出分案申請。

TIP2

被駁回的申請，自申請人收到駁回決定的三個(gè)月內，不論申請人是否提出復審請求，均可以提出分案申請；復審及后續的行政訴訟期間，申請人同樣可以提出分案申請。

TIP3

分案申請的發(fā)明人應當是原申請的發(fā)明人或者是其中的部分成員。

TIP4

分案中，新的權利要求不能是說(shuō)明書(shū)概括出的技術(shù)方案，即使權利要求書(shū)的每個(gè)技術(shù)特征在說(shuō)明書(shū)中都能夠得到支持，但是如果其整體技術(shù)方案沒(méi)有在說(shuō)明書(shū)中得到公開(kāi)，那么對于本文開(kāi)頭提到的第三種情況，可以將具有授權前景的從屬權利加入到獨立權利要求中，以盡快獲得授權；另外，在基于刪除的獨立權利要求可以另提一件分案申請。

下面是上述三種處理方式，判斷流程，以供參考：

以上三種處理方式就是對于申請文件在提交后可吃的幾種后悔藥，每種藥適應的案件不同，希望各位能夠“對癥下藥”！