互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代，社會(huì )創(chuàng )新活力競相迸發(fā)，新技術(shù)、新產(chǎn)品層出不窮。與此同時(shí)，社會(huì )創(chuàng )新主體也面臨著(zhù)權利侵害、不正當競爭等行為的嚴峻挑戰。因此，創(chuàng )新企業(yè)如何有效制止權利侵害行為成為知識產(chǎn)權領(lǐng)域共同關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。
以搜狗與百度輸入法專(zhuān)利侵權糾紛一案為例，搜狗先后以百度侵犯其8項和9項輸入法專(zhuān)利為由向北京知識產(chǎn)權法院、上海知識產(chǎn)權法院、上海市高級人民法院提起訴訟，隨后，百度反訴搜狗侵害10項輸入法專(zhuān)利。目前，專(zhuān)利復審委員會(huì )已判定搜狗大部分涉案專(zhuān)利有效，而相關(guān)訴訟程序仍在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。在這場(chǎng)輸入法大戰中，搜狗和百度孰勝孰敗很難定論，但雙方在訴訟過(guò)程中所表現出的“迅速反應、積極應對”的策略安排，值得所有創(chuàng )新企業(yè)學(xué)習。
在3月25日舉辦的“技術(shù)創(chuàng )新背景下探尋知識產(chǎn)權權益保護的有效途徑研討會(huì )”上，某位教授圍繞知識產(chǎn)權企業(yè)的“維權策略”和“訴訟建議”發(fā)表了主題演講，向創(chuàng )新企業(yè)提出了8項維權策略和28項訴訟建議，引起與會(huì )者的強烈反響。
8項維權策略
一、以終為始：面對訴訟維權策略安排
為了構建一個(gè)執行有力的知識產(chǎn)權維權工具，做到從高質(zhì)量技術(shù)到高質(zhì)量專(zhuān)利，再到高價(jià)值專(zhuān)利，企業(yè)可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行前瞻性的策略安排。當然，這需要綜合考量成本支出、工作繁復度以及競爭必要性等因素。
1. IP的全覆蓋
知識產(chǎn)權全覆蓋的目標，是使企業(yè)擁有更加豐富的維權武器。比如，同一個(gè)產(chǎn)品可以從發(fā)明、實(shí)用新型和外觀(guān)設計等角度進(jìn)行全方面的專(zhuān)利覆蓋；商標注冊要做到覆蓋更多的標識等。
2. IP的確定性
知識產(chǎn)權確定性的目標，是使企業(yè)維權的權利基礎更加確定?，F在企業(yè)在維權時(shí)多用反法第二條、第五條來(lái)打擊競爭對手，但是實(shí)踐表明，反法案件的審理難度遠高于商標侵權和著(zhù)作權侵權案件。如果能夠把請求反法保護的標識、形狀等對象，用權利基礎更確定的注冊商標或外觀(guān)設計專(zhuān)利等保護起來(lái)，可能維權更容易，預期更明確。
3. IP的穩定性
知識產(chǎn)權穩定性的目標，是使企業(yè)維權的基礎更加牢固。比如，在撰寫(xiě)專(zhuān)利時(shí)要考慮專(zhuān)利無(wú)效的可能與應對，要考慮獨立權利要求與從屬權利要求的架構。
4. 侵權的可視化
侵權可視化的目標，是使企業(yè)維權舉證更容易。比如，在申請專(zhuān)利時(shí)，就需要權利人考慮：第一，將來(lái)誰(shuí)會(huì )使用此項專(zhuān)利？第二，如何發(fā)現他人正在侵權使用？第三，對侵權事實(shí)能不能取證、舉證？
5. IP保護的交叉性
知識產(chǎn)權保護的交叉性，其目標是使企業(yè)維權的選擇更加多元化。比如，企業(yè)在商標設計之初，應當考慮多項權利重疊保護，例如圖形化的商標標識可以同時(shí)獲得商標權和版權的保護；而獨特性的產(chǎn)品設計可以申請外觀(guān)設計專(zhuān)利，也可以作為反法中的特有包裝、裝潢保護。通過(guò)交叉性的權利保護，可以提供更多的維權選擇。
6. 權利的可規避性
知識產(chǎn)權的可規避性防御，目標是使得侵權者逃避侵權更加艱難。專(zhuān)利侵權訴訟最容易觸發(fā)回避設計，由于專(zhuān)利權利要求書(shū)寫(xiě)欠妥當，更易出現這種權利規避的現象，最后導致可能維權成功了，但并不能有效遏制被告的業(yè)務(wù)發(fā)展。
7. 權利的延伸性
權利的延伸性目標，是使企業(yè)維權空間更廣闊。當今的知識產(chǎn)權競爭已經(jīng)不是單個(gè)企業(yè)的競爭，更多的是產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)圈的競爭。在這個(gè)背景下，維權訴訟的眼界應當突破直接的競爭對手。比如，供應鏈的專(zhuān)利布局，專(zhuān)利“向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸”，將上游供應商與下游客戶(hù)的一些產(chǎn)品或技術(shù)納入到自己的權利覆蓋之下，當專(zhuān)利戰爆發(fā)時(shí)，你可以通過(guò)打擊競爭對手的供應商來(lái)打擊它。
8. 360度出擊
360度出擊的目標，是使企業(yè)維權視野更加開(kāi)闊。當前打假維權之路還是比較艱難，侵權有點(diǎn)“道高一尺，魔高一丈”的感覺(jué)，這就需要在維權時(shí)360度出擊。比如，不限于用自己的IP進(jìn)行維權，可以聯(lián)合友商的IP的進(jìn)行維權，還可以分攤成本；此外，維權也不局限于IP，在維權時(shí)都可以考慮運用。
28項訴訟建議
二、決戰訴訟：基于提高賠償的訴訟建議
有一段時(shí)間，出現許多指責知識產(chǎn)權判賠過(guò)低的聲音。如果讓法官來(lái)解釋一下判賠為何低？理由肯定會(huì )很多?？偨Y起來(lái)，首先，是你的權利不行。你的權利基礎是外觀(guān)設計專(zhuān)利權，不是發(fā)明專(zhuān)利權，當然賠得低；其次，是你的被告不行。你告的是經(jīng)銷(xiāo)商，不是制造商，當然賠得低；然后，是你的證據不行。你賠償證據都不提供，當然賠得低；最后，是你自己不行。你這個(gè)原告是搞商業(yè)維權的，當然賠得低……當然，最主要的原因還是：支持高額賠償的證據呢？所以就有人提出28項訴訟建議。
1. 選擇更強大的權利基礎。
某位教授等分析了1993-2013年的1600多件專(zhuān)利民事侵權訴訟案件，分析結果顯示：發(fā)明專(zhuān)利案件的平均判賠金額為24萬(wàn)多元，實(shí)用新型專(zhuān)利案件的平均判賠金額為12萬(wàn)多元，外觀(guān)設計專(zhuān)利案件的平均判賠金額為6萬(wàn)多元。因此，在有選擇的情況下，可以?xún)?yōu)先考慮用發(fā)明專(zhuān)利去訴訟（當然，并不是絕對的）?；蛘哌x擇更有知名度的商標去訴訟，選擇經(jīng)濟效益更高的權利去訴訟。
2. 證明被告有實(shí)力且“多金”。
除了注冊資金狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)規模，也可以翻閱各種報道或公司年報等信息，查找可以證明或間接證明被告實(shí)力或賺錢(qián)能力的證據。
3. 證明涉案產(chǎn)品的價(jià)值較大。
包括自己和被告的涉案產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售狀況、市場(chǎng)價(jià)值等。
4. 選擇高額判賠頻率較高的管轄法院。
數據表明，北京、上海、廣州、杭州等地法院承接了全國多數專(zhuān)利案件，且高額賠償的知識產(chǎn)權案件也往往出現這些法院，主要原因在于——審判水平較高、敢于賠償，敢于“亮劍”。
5. 避免到被告所在地法院“客場(chǎng)”作戰。
這里不是要指責法院的地方保護主義傾向，但是，法院對本地的被告企業(yè)“下手太狠”，畢竟存在一些可以理解的顧慮。
6. 請求法院責令被告提供財務(wù)方面的賬簿、資料等。
2014年施行的《商標法》已經(jīng)明確提供了這方面的法律支持。
7. 申請法院證據保全，雖然這并不容易。
不過(guò)，萬(wàn)一法院接受了你的申請呢，萬(wàn)一被告還野蠻地抗拒證據保全呢，這時(shí)被告可能會(huì )吃賠償的虧。
8. 盡力證明被告侵權的惡意。
可以通過(guò)侵權行為的性質(zhì)、持續時(shí)間、重復侵權等來(lái)證明。
9. 如果發(fā)出侵權警告后被告仍在持續侵權，簽署和解協(xié)議后再次侵權，這也是被告惡意侵權的最好證明。
此外，證明被告以侵權為業(yè)也是一個(gè)好辦法。比如，被告申請注冊或使用了大量的傍名牌的商標。
10. 起訴制造商通常會(huì )比只起訴銷(xiāo)售商獲得更多的賠償。
銷(xiāo)售商只對其銷(xiāo)售范圍內的侵權產(chǎn)品承擔賠償責任，顯然不會(huì )對制造商的其他渠道的侵權產(chǎn)品銷(xiāo)售承擔責任，但制造商要對所有的侵權產(chǎn)品銷(xiāo)售承擔賠償責任。
11. 盡力調取客觀(guān)可靠的證明被告侵權規模的證據，尤其是侵權的持續時(shí)間、侵權產(chǎn)品銷(xiāo)售數量、侵權地域范圍、門(mén)店數量等。比如，申請調取海關(guān)關(guān)于涉案商品進(jìn)出口的數據。
12. 可以在不同時(shí)間段、不同銷(xiāo)售區域、不同銷(xiāo)售渠道公證取證，“多點(diǎn)開(kāi)花”，有利于證明被告的侵權規模。
13. 通過(guò)同業(yè)經(jīng)營(yíng)的上市公司年報等渠道，調查涉案產(chǎn)品的行業(yè)平均利潤率，在有銷(xiāo)量數量等證據支撐的情形下，可以為計算賠償額提供重要支持。
14. 訴前與訴中取證，持續監控侵權活動(dòng)。
如果被告在被訴后，仍然在大規模從事侵權活動(dòng)，有必要向法院提交證據，要求給予更嚴厲的賠償“懲罰”。
15. 申請鑒定侵權行為給權利人造成的損失，這在商業(yè)秘密刑事犯罪案件中經(jīng)常使用，該刑事案件中的鑒定結論有可能在民事訴訟中被法院直接采用。
16. 提出合理的許可費參照。
對于確實(shí)存在知識產(chǎn)權許可的權利人，既要簽署規范的許可協(xié)議，并體現許可的使用費或其支付方式，還要保留與使用費支付相關(guān)的匯款憑證、往來(lái)郵件等。
17. 在以往的和解協(xié)議中埋下高額賠償的種子。
在就第一次侵權行為簽署和解協(xié)議時(shí)，為防止重復侵權或繼續侵權，可以約定較高數額的損害賠償數額，以提高對方侵權成本，起到侵權威懾作用，也能提高日后訴訟的獲賠金額。
18. 尋找被告自我宣傳甚至是自吹自擂的證據。
比如被告官網(wǎng)上宣傳的涉案產(chǎn)品產(chǎn)量或銷(xiāo)量、銷(xiāo)售區域、銷(xiāo)售門(mén)店數量等。
19. 調取被告的審計報告或會(huì )計報告、招股說(shuō)明書(shū)等；或被告向主管部門(mén)申報的資料，比如申報著(zhù)名商標、認定馳名商標、申請專(zhuān)利獎項的申報資料，或者稅務(wù)方面的資料。
20. 挖掘第三方機構與賠償有關(guān)的數據或信息。
比如，查詢(xún)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )或調查公司公布的涉及被告的市場(chǎng)占有率等數據。
21. 先通過(guò)工商部門(mén)等機關(guān)的行政執法，甚至公安部門(mén)的刑事偵查，查處獲得一定數量的侵權產(chǎn)品，甚至財務(wù)資料，為后續的民事賠償提供支持。
22. 如果讓被告感到有刑事犯罪的風(fēng)險，可能會(huì )讓對方有興趣與你討論和解的問(wèn)題，并獲得更高的和解金額。
23. 發(fā)掘被告在其他訴訟中，尤其是作為原告起訴他人侵權時(shí)提交的各類(lèi)證據資料。當然，也包括被告在相關(guān)刑事等訴訟中被法院認可的相關(guān)證據。
24. 多項權利共同出擊，最好選擇不同的戰場(chǎng)。
如果一個(gè)侵權產(chǎn)品存在多個(gè)知識產(chǎn)權，可以考慮多管齊下，當然最好在不同的法院起訴不同的侵權行為。
25. 針對被告不同系列、不同規格、不同型號的產(chǎn)品，分別提出多個(gè)侵權案件，這些案件判賠的金額累積起來(lái)，通常會(huì )比以一個(gè)案件起訴所判賠的金額更高。
26. 向法院提供維權所支出的合理開(kāi)支，以及消除侵權影響的合理開(kāi)支等。
如果公證保全較多、律師費用較高、搜證支出較大等等，也會(huì )影響最終的賠償額。
27. 避免自己的案件被法院“認定”為商業(yè)性維權。
如果法院認為你是“商業(yè)性”維權訴訟，并且你的舉證又不負責任，很有可能會(huì )“打壓”你的賠償請求。
28. 向法院提供高額判決先例，尤其是案情相似的案件。
目前法院正在推行“案例指導制度”或“先例判決指導制度”，雖然“先例”對案件定性可能更有指導或借鑒意義，但應該也能夠增強法院判決高額賠償的信心。
QQ咨詢(xún)
項目顧問(wèn)