產(chǎn)品上市前如何進(jìn)行商標風(fēng)險評估

一個(gè)新產(chǎn)品的上市，往往伴隨著(zhù)一個(gè)新品牌的誕生。這個(gè)新品牌能否順利推廣、傳播并占領(lǐng)市場(chǎng)，不但取決于經(jīng)營(yíng)者的商業(yè)運作實(shí)力，同時(shí)也取決于這個(gè)品牌的使用是否有侵權風(fēng)險，能否成功注冊為商標。

現實(shí)中，我們已看到不少因受制于商標糾紛而影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的案例——“嘀嘀打車(chē)”被迫更名為“滴滴打車(chē)”、“陌陌”因商標侵權訴訟導致IPO上市被延遲、蘋(píng)果公司被迫向深圳唯冠支付6000萬(wàn)美元的“IPAD”商標轉讓費、新百倫公司（NEWBALANCE）遭遇9800萬(wàn)的商標侵權一審天價(jià)賠償……這些不斷發(fā)生的案例在不斷地警示我們：作為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者和IPR，企業(yè)產(chǎn)品上市前的商標風(fēng)險評估尤為重要。

要做好產(chǎn)品上市前的商標風(fēng)險評估，應充分考慮哪些風(fēng)險？從上述案例來(lái)看，如果產(chǎn)品上市就被他人主張權利，無(wú)論結果如何，都可能會(huì )對企業(yè)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，因此侵權風(fēng)險是應該首要考慮的范疇。其次，應考慮新品牌（商標）能否成功注冊為商標的風(fēng)險，畢竟商標是連結消費者與經(jīng)營(yíng)者最重要的媒介，經(jīng)營(yíng)者不但希望擁有一個(gè)讓消費者很容易記住并便于傳播的商標，而且更希望這個(gè)商標成為獨家使用，從而以合法的方式實(shí)現對商業(yè)符號的壟斷，在一定范圍內排除他人競爭，獲得更大的市場(chǎng)份額，而注冊商標正符合這一商業(yè)需求。如果經(jīng)營(yíng)者大力推廣、使用的新品牌（商標）無(wú)法取得注冊，無(wú)法阻止他人使用，那必然會(huì )影響整體的經(jīng)營(yíng)策略。

因此，一份全面、及時(shí)并準確的商標風(fēng)險排查評估報告，首先應該分析商標使用的侵權風(fēng)險，預測產(chǎn)品上市后是否會(huì )被別人提出的權利主張；其次要有效評估商標確權風(fēng)險，預測商標注冊成功的可能性；最后，也是最重要的，基于上述兩點(diǎn)分析，為企業(yè)提供切實(shí)有效的解決方案。

實(shí)踐中，具體應該如何開(kāi)展產(chǎn)品上市前的商標風(fēng)險評估，用一份商標風(fēng)險評估報告的基本框架來(lái)進(jìn)行演示：

（一）侵犯在先商標權的風(fēng)險評估

1.確定新產(chǎn)品所屬的核心商品/服務(wù)及其所屬類(lèi)別（群組）。

2.確定新產(chǎn)品上擬使用的商標標識。

3.檢索該核心類(lèi)別（群組）上是否有相同或近似商標：若無(wú)，則結論為不存在侵犯在先商標權的風(fēng)險；若有，則進(jìn)入第4點(diǎn)。

4.分析商標近似程度，查詢(xún)該在先商標的實(shí)際使用情況，并綜合各種因素評估在先商標權利人主張侵權的可能性和行政司法機關(guān)認定侵權的可能性。

（二）侵犯其他權利的風(fēng)險評估

1.侵犯在先著(zhù)作權的風(fēng)險

擬使用的商標標識是否使用了需要付費的字體庫（是否付費）；

擬使用的商標標識是否委托第三方設計，是否有效解決了著(zhù)作權的歸屬和使用風(fēng)險。

2.侵犯其他在先權利的風(fēng)險

是否存在侵犯在先字號權、在先姓名權等其他法律風(fēng)險。

（一）商標確權風(fēng)險

1.禁用條款分析（分析是否存在違反《商標法》第10條，即欺騙性和誤認、不良影響等條款的可能）。

2.禁注條款分析（分析是否存在違反《商標法》第11條，即通用名稱(chēng)、直接描述產(chǎn)品特點(diǎn)、其他缺乏顯著(zhù)特征等條款的可能）。

3.相同近似條款分析

確定新產(chǎn)品所屬的核心商品/服務(wù)及其所屬類(lèi)別（群組）；

檢索該核心類(lèi)別（群組）上是否有相同或近似商標；

根據檢索結果分析擬使用商標與在先商標的近似程度以評估被駁回的可能性。

（二）配套權利確權風(fēng)險

域名、字號、關(guān)聯(lián)商品類(lèi)別商標等配套權利的確權風(fēng)險分析。

基于上述風(fēng)險分析及評估，針對相應的法律風(fēng)險提出解決方案，解決方案包括但不限于購買(mǎi)/撤銷(xiāo)/無(wú)效宣告/適當調整使用形式/洽談共存/換標等等。

特別應注意的是，此處的應對方案一定要圍繞經(jīng)營(yíng)者的商業(yè)需求來(lái)設計，而非單純地指出商標不能使用或不能注冊。同時(shí)，應對方案考慮的核心要點(diǎn)并非僅僅是法律風(fēng)險，而應該在經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)濟利益與法律風(fēng)險之間尋求最佳的平衡。

   

以上為產(chǎn)品上市前的商標風(fēng)險評估報告應包括的大致內容，當然，在實(shí)踐中還需要根據不同經(jīng)營(yíng)者的實(shí)際需求和場(chǎng)景進(jìn)行增刪?？傊?，商標風(fēng)險排查就是分析和預測可能發(fā)生的情況，結合經(jīng)營(yíng)需求有效地進(jìn)行防范和布局，以保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展。

在如今紛繁快速的信息化社會(huì )，選擇越來(lái)越重要，這也使得商標的地位越來(lái)越重要。新經(jīng)濟時(shí)代給經(jīng)營(yíng)者提供了更多的機遇，在這種環(huán)境下新產(chǎn)品和新企業(yè)也將不斷涌現，新的品牌將有更大的可能在短期內迅速傳播并擁有知名度，相信隨著(zhù)商標品牌意識的提升，將會(huì )有越來(lái)越多的企業(yè)選擇在新產(chǎn)品上市、新品牌推廣前做好商標風(fēng)險評估，從而通過(guò)品牌實(shí)現更大的商業(yè)價(jià)值。