向外國轉讓專(zhuān)利權或申請權是否需要技術(shù)出口許可證

隨著(zhù)我國移居海外工作和生活的公民越來(lái)越多，實(shí)踐中出現了一些外國專(zhuān)利或專(zhuān)利申請的權利人為中國公民的情況。通常這些發(fā)明由他們在海外完成，他們由于要遵守當地法律或考慮遞交程序上的便利選擇在當地首次遞交。當中國國籍的權利人將外國專(zhuān)利及專(zhuān)利申請轉讓外國公司（下稱(chēng)中轉外）并進(jìn)入中國時(shí)，國家知識產(chǎn)權局在審查實(shí)務(wù)中會(huì )根據《專(zhuān)利審查指南》相關(guān)條款，要求權利人出具對這些外國專(zhuān)利或專(zhuān)利申請的技術(shù)出口許可證。筆者此文意在對于審查外國專(zhuān)利或專(zhuān)利申請的技術(shù)出口許可證的合理性進(jìn)行探討。

　　法律法規的適用

　　根據我國專(zhuān)利法第十條，“中國單位或者個(gè)人向外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織轉讓專(zhuān)利申請權或者專(zhuān)利權的，應當依照有關(guān)法律、行政法規的規定辦理手續?！边@里所述的“法律、行政法規”包括對外貿易法和《技術(shù)進(jìn)出口管理條例》。

　　《技術(shù)進(jìn)出口管理條例》第二條規定，本條例所稱(chēng)技術(shù)進(jìn)出口，是指從中華人民共和國境外向中華人民共和國境內，或者從中華人民共和國境內向中華人民共和國境外，通過(guò)貿易、投資或者經(jīng)濟技術(shù)合作的方式轉移技術(shù)的行為。前款規定的行為包括專(zhuān)利權轉讓、專(zhuān)利申請權轉讓、專(zhuān)利實(shí)施許可、技術(shù)秘密轉讓、技術(shù)服務(wù)和其他方式的技術(shù)轉移。

　　我國專(zhuān)利法第十條規定的字面雖然強調轉讓行為的主體依據國籍判斷，但其引用的法規則強調的是行為的地域問(wèn)題，即涉及行為是否為一種跨境行為。后者應該理解為對我國專(zhuān)利法第十條字面含義的必要補充。

　　根據《專(zhuān)利審查指南》第一部分第一章第6.7.2.2節第（3）（ii）項的規定，“對于發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利申請（或專(zhuān)利），轉讓方是中國內地的個(gè)人或者單位，受讓方是外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織的，應當出具國務(wù)院商務(wù)主管部門(mén)頒發(fā)的《技術(shù)出口許可證》或者《自由出口技術(shù)合同登記證書(shū)》，或者地方商務(wù)主管部門(mén)頒發(fā)的《自由出口技術(shù)合同登記證書(shū)》，以及雙方簽字或者蓋章的轉讓合同?！睂τ赑CT中國國家階段申請，見(jiàn)《專(zhuān)利審查指南》第三部分第一章第5.10.1.2節，適用上述規定。因此即使外國局受理的PCT國際申請進(jìn)入中國時(shí)，如果進(jìn)入中國的申請人的權利由國際階段指定的申請人轉讓所得并且符合中轉外的情形，申請人需要提交技術(shù)出口許可證。

　　《專(zhuān)利審查指南》作為部門(mén)規章是受我國專(zhuān)利法第十條限制的下位法規。根據我國專(zhuān)利法第十條，發(fā)生中轉外的情形時(shí)，應當辦理有關(guān)法律、行政法規規定的具體手續。我國專(zhuān)利法第十條引用的《技術(shù)進(jìn)出口管理條例》規定技術(shù)出口的行為要件必須為境內技術(shù)向境外轉移。所以只有符合這個(gè)要件的專(zhuān)利或專(zhuān)利申請權轉讓行為為適用行為，需要辦理技術(shù)出口許可的相關(guān)手續。

　　如果外國專(zhuān)利或專(zhuān)利申請發(fā)生了《專(zhuān)利審查指南》規定的中轉外的情形，依據《技術(shù)進(jìn)出口管理條例》規定，審查員首先需要確定外國專(zhuān)利或專(zhuān)利申請是境內還是境外完成的技術(shù)，僅對于境內完成的要求申請人出具技術(shù)出口許可證。但由于《專(zhuān)利審查指南》并沒(méi)有在這方面進(jìn)行明確規定，導致審查員在實(shí)踐中通常不進(jìn)行這方面的審查，直接要求權利人出具技術(shù)出口許可證。而申請人由于相關(guān)知識的缺乏，通常會(huì )依據審查意見(jiàn)準備文件，容易帶來(lái)其它相關(guān)的法律問(wèn)題。

　　法律救濟的思考

　　從我國專(zhuān)利法第二十條第1款可以看出，境內完成的技術(shù)到境外申請專(zhuān)利，必須獲得國家知識產(chǎn)權局向外國申請專(zhuān)利保密審查許可。所以，審查員可以通過(guò)檢索國家知識產(chǎn)權局向外國申請專(zhuān)利保密審查許可的記錄，來(lái)確定涉及中轉外的外國專(zhuān)利或專(zhuān)利申請是否為境內技術(shù)。如果是境內技術(shù)，要求申請人出具技術(shù)出口許可證。

　　我國專(zhuān)利法第二十條明確規定對違反第1款規定的專(zhuān)利申請，不授予專(zhuān)利權。所以如果涉及中轉外的外國專(zhuān)利或專(zhuān)利申請是境內完成，但國家知識產(chǎn)權局沒(méi)有向外國申請專(zhuān)利保密審查許可記錄的，審查員應該直接將其駁回，而不是要求申請人出具技術(shù)出口許可證。即使授權，根據《專(zhuān)利法實(shí)施細則》六十五條，通過(guò)后續無(wú)效宣告程序，權利也將會(huì )被自始無(wú)效。

　　綜上所述，如果外國專(zhuān)利或專(zhuān)利申請是境外技術(shù)，不符合辦理技術(shù)出口許可證的條件，申請人無(wú)法獲得技術(shù)出口許可證；如果是境內技術(shù)，必然經(jīng)由國家知識產(chǎn)權局向外國申請專(zhuān)利保密審查許可，審查員可以確認后要求申請人出具技術(shù)出口許可證；如果是境內技術(shù)，而沒(méi)有國家知識產(chǎn)權局向外國申請專(zhuān)利保密審查許可去國外申請的，審查員應該直接將其駁回，而不再要求申請人出具技術(shù)出口許可證。

　　由于我國專(zhuān)利法引入了《進(jìn)出口管理條例》，為了法律的一致性不在實(shí)踐中出現偏差，《專(zhuān)利審查指南》有必要更加細化規定，明確規定對于涉及中轉外的外國專(zhuān)利或專(zhuān)利申請進(jìn)行審查時(shí)，首先要確定是境內技術(shù)，才可以要求申請人提供技術(shù)出口許可證。（代麗榮）