如何審查與認定商標注冊中的不正當手段

--評艾默生電氣公司訴商標評審委員會(huì )商標異議復審行政案

　　【裁判要旨】

　　對于在商標異議復審程序中發(fā)現的以欺騙手段或者其他不正當手段申請商標注冊的行為，應當參照2001年修正的商標法第四十一條第一款的規定，不予核準注冊。

　　【案情介紹】

　　1994年9月至2009年1月期間，艾默生電氣公司先后向國家工商行政管理總局商標局（下稱(chēng)商標局）申請在第10、21、1、7、8、9、11、16、17、20、28、40等類(lèi)別上注冊“In-Sink-Erator”商標、“愛(ài)適易”商標、“in sink erator及圖”等商標（統稱(chēng)引證商標）。

　　2010年12月，廈門(mén)安吉爾水精靈飲水設備有限公司（下稱(chēng)安吉爾公司）向商標局申請注冊第8975047號“愛(ài)適易IN SINK ERATOR及圖”商標（下稱(chēng)被異議商標），指定使用在第11類(lèi)燈、車(chē)燈、提燈、電吹風(fēng)、電暖氣等商品上。在法定異議期內，艾默生電氣公司針對被異議商標向商標局提出異議，商標局經(jīng)審理裁定：被異議商標予以核準注冊。

　　在法定復審期限內，艾默生電氣公司向國家工商行政管理總局商標評審委員會(huì )（下稱(chēng)商標評審委員會(huì )）提出復審申請，其主要理由為：被異議商標與引證商標構成近似商標，被異議商標的注冊侵犯了艾默生電氣公司的在先著(zhù)作權，安吉爾公司注冊被異議商標具有明顯惡意，會(huì )擾亂正常的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。綜上，依據2001年修正的《中華人民共和國商標法》（下稱(chēng)2001年修正的商標法）的規定，請求不予核準被異議商標注冊。

　　2014年3月24日，商標評審委員會(huì )作出商評字［2014］第38784號《關(guān)于第8975047號“愛(ài)適易IN SINK ERATOR及圖”商標異議復審裁定書(shū)》（下稱(chēng)被訴裁定），認定：被異議商標指定使用的商品與引證商標核定使用的全部商品不屬于類(lèi)似商品，被異議商標與引證商標未構成使用在類(lèi)似商品上的近似商標，裁定被異議商標予以核準注冊。

　　艾默生電氣公司不服被訴裁定，于法定期限內提起行政訴訟。

　　北京市第一中級人民法院認為，2001年修正的商標法第四十一條第一款系針對已經(jīng)注冊的商標，而本案被異議商標尚未予以核準注冊。該條款是對禁止商標注冊的絕對事由的規定，即損害公共秩序或公共利益或妨礙商標注冊管理秩序問(wèn)題所作出的規定，在案證據不足以證明被異議商標的注冊違反了2001年修正的商標法第四十一條第一款規定，艾默生電氣公司依據該條款所提的主張不能成立。綜上所述，依照1990年10月1日起施行的《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（一）項之規定，判決維持被訴裁定。

　　北京市高級人民法院經(jīng)過(guò)審理認為，安吉爾公司無(wú)實(shí)際使用意圖的大批量搶注行為違反了誠實(shí)信用原則，具有明顯的復制、抄襲他人較高知名度商標的故意，擾亂了正常的商標注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場(chǎng)秩序，被異議商標的申請注冊不應予以核準。因此，北京市高級人民法院判決撤銷(xiāo)原審判決及被訴裁定，判令商標評審委員會(huì )重新作出裁定。

　　【法官評析】

　　本案焦點(diǎn)問(wèn)題是：安吉爾公司申請注冊被異議商標的行為是否構成2001年修正的商標法第四十一條第一款規定的以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標注冊的情形。

　　一、商標法對“不正當手段取得商標注冊”的規制

　　2001年修正的商標法第四十一條第一款規定，以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標注冊的，由商標局撤銷(xiāo)該注冊商標；其他單位或者個(gè)人可以請求商標評審委員會(huì )裁定撤銷(xiāo)該注冊商標。該項規定的立法目的在于維護良好的商標注冊、管理秩序，營(yíng)造良好的商標市場(chǎng)環(huán)境。依照該條款的字面規定，該條款一般適用于已注冊商標的撤銷(xiāo)程序，而不適用于商標申請審查程序。但是，對于在商標申請審查程序中發(fā)現的以欺騙手段或者其他不正當手段申請商標注冊的行為，若不予制止，等到商標注冊程序完成后再啟動(dòng)撤銷(xiāo)程序予以規制，不利于及時(shí)制止前述不正當注冊行為。因此，前述立法精神應當貫穿于商標申請審查、核準及撤銷(xiāo)程序的始終。在商標申請審查、核準及相應訴訟程序中，若發(fā)現商標注冊申請人是以欺騙手段或者其他不正當手段申請注冊商標的，可以參照前述規定，不予核準注冊。

　　在適用2001年修正的商標法第四十一條第一款規定進(jìn)行審查當事人的注冊商標行為是否違反該條款規定時(shí)，首先要判斷當事人的申請注冊商標行為是否以欺騙手段或者其他不正當手段取得了商標注冊。以欺騙手段或者其他不正當手段取得了商標申請注冊是適用該條款的行為要件，該行為要件也客觀(guān)上反映了當事人的主觀(guān)惡意。同時(shí)，2001年修正的商標法第三十一條也規定，申請商標注冊不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標，該條規范的是惡意搶注行為，其中的“不正當手段”和“搶先”也體現了訴爭商標申請人的惡意。

　　二、兩個(gè)法條之間的區別

　　那么，這兩個(gè)法條之間的“不正當手段”以及“惡意”之間有什么區別呢？筆者認為，從侵犯的法益或者客體來(lái)看，2001年修正的商標法第四十一條第一款規定中的“不正當手段”以及“惡意”侵犯的客體是商標管理的公共秩序或者公共利益；而2001年修正的商標法第三十一條規定中的“不正當手段”以及“惡意”侵犯的客體是他人合法的在先權益。正是由于侵犯客體的不同，所以進(jìn)行行為判斷時(shí)，考慮的因素就不同。比如，在考量商標法第三十一條規定中的“不正當手段”以及“惡意”時(shí)，要考慮訴爭商標申請人與在先使用人是否有業(yè)務(wù)往來(lái)；訴爭商標申請人與在先使用人是否同處一地，或屬于同業(yè)競爭者；訴爭商標申請人是否曾向在先使用人提出侵權訴訟或高額商標轉讓費、許可使用費或損害賠償金等。

　　三、法院對該案的認定

　　該案中，艾默生電氣公司的引證商標系全球食物垃圾處理和飲用水凈化設備的領(lǐng)導品牌，早在被異議商標申請日之前就已經(jīng)具有較高知名度，經(jīng)過(guò)其大量使用，在中國的知名度持續上升。在案證據可以證明安吉爾公司并無(wú)實(shí)際使用意圖先后在第10、21、1、7、8、9、11、16、17、20、28、40等類(lèi)別上申請注冊23件與引證商標相同的商標，其還曾申請注冊“大疆”“魅藍”“富可視”等商標，安吉爾公司大批量搶注商標的行為違反了誠實(shí)信用原則，具有明顯的復制、抄襲他人較高知名度商標的故意，擾亂了正常的商標注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場(chǎng)秩序。參照2001年修正的商標法第四十一條第一款關(guān)于禁止以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標注冊的規定，安吉爾公司的搶注行為應當予以禁止，被異議商標的申請注冊不應予以核準。據此，二審法院依法作出了改判。（馬 軍  作者單位：北京市高級人民法院）