企業(yè)名稱(chēng)與注冊商標使用沖突的法律規制
發(fā)布時(shí)間：2016.01.11 新聞來(lái)源：中國知識產(chǎn)權報
——評普瑞美酒業(yè)品牌有限公司訴杰卡斯國際酒業(yè)（北京）有限公司侵犯商標權及不正當競爭糾紛案
案號：
(2013)一中民初字第8819號
(2014)高民(知)終字第2848號
【裁判要旨】
企業(yè)名稱(chēng)與商標均屬廣義上的商業(yè)標識，但二者設立初衷的目的存在一定差異。商標的基本功能在于識別所標示商品或服務(wù)的來(lái)源，而企業(yè)名稱(chēng)則是區別不同市場(chǎng)主體的標志。一般而言，正是基于二者基本功能的差異性，其在各自領(lǐng)域均發(fā)揮著(zhù)法律所賦予的作用。然而，隨著(zhù)現在商業(yè)活動(dòng)形式種類(lèi)的變遷，以及企業(yè)名稱(chēng)與注冊商標向各自領(lǐng)域外功能的擴張，有時(shí)會(huì )產(chǎn)生彼此的沖突。那么，在現行的法律制度框架下，若被訴侵權主體使用其企業(yè)名稱(chēng)，主觀(guān)上具有明顯攀附他人注冊商標所形成商譽(yù)的惡意，客觀(guān)上存在借助他人的市場(chǎng)競爭優(yōu)勢，增加自身交易機會(huì )的行為，則應為我國反不正當競爭法所禁止，屬該法第二條即一般條款所規制的范疇。
【案情介紹】
1992年11月28日，奧蘭多·威德海姆集團有限公司向國家工商行政管理總局商標局申請注冊第676250號“JACOB’S CREEK”商標，核定使用在第33類(lèi)葡萄酒商品上。2010年12月13日，經(jīng)核準該商標注冊人名義變更為普瑞美酒業(yè)品牌有限公司（下稱(chēng)普瑞美公司）。
2012年4月20日，杰卡斯國際酒業(yè)（北京）有限公司（下稱(chēng)杰卡斯公司）經(jīng)北京市工商行政管理局海淀分局核準注冊成立。
在訴訟過(guò)程中，普瑞美公司提交了杰卡斯公司在其網(wǎng)站上進(jìn)行相關(guān)葡萄酒商品宣傳、銷(xiāo)售的信息，以及該杰卡斯公司在首都機場(chǎng)宣傳、推廣葡萄酒產(chǎn)品并且在廣告牌上突出使用相關(guān)域名的證據。
為證明“JACOB’S CREEK”商標的知名度，普瑞美公司提交了國家圖書(shū)館檢索報告、澳大利亞AZTEC公司葡萄酒品牌排名、葡萄酒品牌100強排名（2006-2012）、國際葡萄酒與烈酒研究機構（IWSR）酒精飲料消費年報等大量證據。
普瑞美公司認為，杰卡斯公司在其生產(chǎn)、銷(xiāo)售的葡萄酒產(chǎn)品上、產(chǎn)品包裝上、宣傳冊上、媒體廣告宣傳中、企業(yè)網(wǎng)站上等突出使用或者不突出使用其“杰卡斯”企業(yè)商號，侵犯了普瑞美公司在先注冊商標專(zhuān)用權。同時(shí)考慮到二者產(chǎn)品相同、普瑞美公司的JACOB’S CREEK具有極高的知名度以及“杰卡斯”為其未注冊馳名商標，杰卡斯公司在其生產(chǎn)、銷(xiāo)售的葡萄酒產(chǎn)品上以及廣告、宣傳中使用其企業(yè)名稱(chēng)的行為，違反公平競爭，構成不正當競爭，故應當承擔相應法律責任。
一審法院判決杰卡斯公司立即停止使用含有“杰卡斯”字樣的企業(yè)名稱(chēng)，并立即停止侵犯“JACOB’S CREEK”等商標專(zhuān)用權的行為，同時(shí)杰卡斯公司賠償普瑞美公司經(jīng)濟損失15萬(wàn)元和合理支出1萬(wàn)元，杰卡斯公司在《中國知識產(chǎn)權報》上刊登聲明消除影響，駁回普瑞美公司其他訴訟請求。
杰卡斯公司不服，提起上訴。
二審維持原判，駁回了杰卡斯公司的上訴請求。
【法官點(diǎn)評】
企業(yè)名稱(chēng)的登記、注冊、核準以及維護系按照《企業(yè)名稱(chēng)登記管理規定》依法進(jìn)行，而商標的注冊申請系依據《商標法》的相關(guān)規定履行具體程序，二者在法律設置的初衷上具有不同的功效，原則上并不產(chǎn)生直接的沖突，但因行為人在具體的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用方式、目的及追求價(jià)值的多樣性，可能會(huì )導致二者之間在實(shí)際使用中產(chǎn)生沖突。那么在注冊商標與企業(yè)名稱(chēng)產(chǎn)生沖突時(shí)，應當如何厘清彼此的使用邊界，在何種情況下企業(yè)名稱(chēng)的使用系對他人已注冊商標的侵犯，為法律所禁止，就是本文需要探討的問(wèn)題。
一、 企業(yè)名稱(chēng)與注冊商標產(chǎn)生權利沖突時(shí)不同部門(mén)法適用的選擇
參照《企業(yè)名稱(chēng)登記管理規定》第七條第一款、第二款的規定，企業(yè)名稱(chēng)應當由以下部分依次組成：字號（或者商號，下同）、行業(yè)或者經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、組織形式。企業(yè)名稱(chēng)應當冠以企業(yè)所在地?。òㄗ灾螀^、直轄市，下同）或者市（包括州，下同）或者縣（包括市轄區，下同）行政區域名稱(chēng)。具體而言，在同一行政區域內，最能體現企業(yè)主體名稱(chēng)差異的部分除規范性要素外，主要就是字號的構成。由此企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟活動(dòng)中，為區分與其他商事主體的差異，既會(huì )以全稱(chēng)的方式予以呈現，也會(huì )以“字號”+“組織形式”的方式或單獨以“字號”的方式予以呈現。若以上述企業(yè)名稱(chēng)呈現的具體方式為研究對象，其與注冊商標產(chǎn)生權利沖突時(shí)，所侵犯的法律利益也會(huì )相應產(chǎn)生差異，也就導致法律適用上的差異。
具體而言，基于商標主要是發(fā)揮標示商品或服務(wù)來(lái)源的功能，因此特定標識是否被相關(guān)公眾認知為商標意義上的使用，是適用《商標法》的前提。由此，若特定標識的使用不能起到標示來(lái)源之功效，則其不會(huì )被認知為“商標”，那么也就不會(huì )落入我國商標法所適用的范疇之內。具體而言就是使用者對企業(yè)名稱(chēng)不同的使用方式，導致了該使用方式所指示客體被認知為不同的法律客體，這也是區分上文企業(yè)名稱(chēng)整體使用與突出字號部分進(jìn)行使用的意義。
對此，最高人民法院在《關(guān)于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權審判服務(wù)大局若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱(chēng)《若干問(wèn)題的意見(jiàn)》）第十條中就明確，“按照誠實(shí)信用、維護公平競爭和保護在先權利等原則，依法審理該類(lèi)權利沖突案件。有工商登記等的合法形式，但實(shí)體上構成商標侵權或者不正當競爭的，依法認定構成商標侵權或者不正當競爭”，同時(shí)最高人民法院在《關(guān)于審理注冊商標、企業(yè)名稱(chēng)與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問(wèn)題的規定》第四條中也規定，被訴企業(yè)名稱(chēng)侵犯注冊商標專(zhuān)用權或者構成不正當競爭的，人民法院可以根據原告的訴訟請求和案件具體情況，確定被告承擔停止使用、規范使用等民事責任。
因此，企業(yè)名稱(chēng)的具體使用方式，直接決定了其與注冊商標產(chǎn)生沖突時(shí)所適用部門(mén)法之間的差異性，即若被控行為系突出使用企業(yè)名稱(chēng)中的字號，足以使相關(guān)公眾認知其為商標意義上的使用時(shí)，則應按照我國商標法進(jìn)行規制;反之，被控使用企業(yè)名稱(chēng)的行為不會(huì )被認知為商標意義上的使用時(shí)，則應當按照我國反不正當競爭法予以規制。
二、企業(yè)名稱(chēng)與注冊商標沖突時(shí)構成不正當競爭行為的判斷要素
基于上文的分析，當被告使用企業(yè)名稱(chēng)即全稱(chēng)時(shí)，一般不會(huì )被認知為商標意義上的使用時(shí)，也就不構成對他人注冊商標專(zhuān)用權的侵犯。關(guān)于此問(wèn)題，在最高人民法院上述司法解釋第十條中同樣規定了，“企業(yè)名稱(chēng)未突出使用但其使用足以產(chǎn)生市場(chǎng)混淆、違反公平競爭的，依法按照不正當競爭處理。因企業(yè)名稱(chēng)不正當使用他人具有較高知名度的注冊商標，不論是否突出使用均難以避免產(chǎn)生市場(chǎng)混淆的，應當根據當事人的請求判決停止使用或者變更該企業(yè)名稱(chēng)?！蓖瑫r(shí)，我國反不正當競爭法第一條即明確了其立法目的，系保證市場(chǎng)的公平競爭，并保障經(jīng)營(yíng)者和消費者的合法權益，即是對市場(chǎng)競爭中所出現的“搭便車(chē)”“不勞而獲”“損人利己”行為的禁止。雖然將他人注冊商標中的相同或者近似文字作為企業(yè)字號進(jìn)行注冊、使用，并未明確規定在反不正當競爭法第二章所列明的11種具體不正當競爭行為之中，但是作為一般條款的反不正當競爭法第二條卻在具體不正當行為之外，為規制不正當競爭進(jìn)行了有益的補充。特別是該法一般條款所規定的“誠實(shí)信用”原則與“公認的商業(yè)道德”，均是提倡市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者應當守信為本，通過(guò)自身商品質(zhì)量的提升與服務(wù)水平的改善獲取競爭優(yōu)勢，而不是通過(guò)“損人肥私”實(shí)現交易機會(huì )的獲取，進(jìn)而損害他人合法權益。
因此，若他人不當利用已注冊商標的商譽(yù)，借助來(lái)源于自身以外的競爭優(yōu)勢，為自身增加交易機會(huì )，此種注冊、使用企業(yè)名稱(chēng)的行為應為反不正當競爭法所禁止，違反了該法第二條的相關(guān)規定。在具體判斷中應從以下因素進(jìn)行考量：1.企業(yè)名稱(chēng)登記時(shí)間與已注冊商標獲準注冊時(shí)間的先后關(guān)系；2.已注冊商標在企業(yè)名稱(chēng)登記時(shí)是否具有較高知名度；3.他人登記企業(yè)名稱(chēng)的主觀(guān)意圖;4.被控企業(yè)所經(jīng)營(yíng)的商品或服務(wù)類(lèi)別與已注冊商標核定使用商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)程度；5.被控企業(yè)名稱(chēng)的實(shí)際使用方式；6.在市場(chǎng)實(shí)際經(jīng)營(yíng)中是否造成相關(guān)公眾的混淆。
本案中，雖然杰卡斯公司的企業(yè)名稱(chēng)具有工商登記的合法形式，但在涉案“JACOB’S CREEK”商標及其對應中文“杰卡斯”文字經(jīng)宣傳、使用在葡萄酒商品上已經(jīng)具有較高的知名度，且杰卡斯公司同為葡萄酒商品的經(jīng)營(yíng)者，并根據杰卡斯公司所作的產(chǎn)品介紹等情況下，足以證明杰卡斯公司對前述注冊商標及其所對應的中文“杰卡斯”應當在登記注冊涉案企業(yè)名稱(chēng)時(shí)已經(jīng)知曉，同時(shí)杰卡斯公司還在產(chǎn)品包裝、宣傳及網(wǎng)站上使用企業(yè)名稱(chēng)全稱(chēng)經(jīng)營(yíng)葡萄酒等商品，且舉證證明涉案企業(yè)名稱(chēng)的登記具有合理事由，故而杰卡斯公司的行為極易導致相關(guān)公眾對商品的來(lái)源產(chǎn)生混淆，從而損害了普瑞美公司的合法權益。因此，杰卡斯公司注冊、使用現有企業(yè)名稱(chēng)全稱(chēng)的行為違反誠實(shí)信用原則和公認的商業(yè)道德，并對普瑞美公司的合法權益造成了損害，故杰卡斯公司的上述行為構成了我國反不正當競爭法第二條第一款所規定的不正當競爭行為。（陶鈞 作者單位：北京市高級人民法院）
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