涉外在先專(zhuān)利申請可比照抵觸申請作不侵權抗辯
發(fā)布時(shí)間：2015.12.21 新聞來(lái)源：中國知識產(chǎn)權報
案號
(2012)深中法知民初字第607號
【裁判要旨】
在專(zhuān)利侵權訴訟中，現有技術(shù)（或設計）可以作為專(zhuān)利不侵權抗辯的法定事由，而抵觸申請可以參照現有技術(shù)（或設計）作為專(zhuān)利不侵權抗辯的事由。涉外在先專(zhuān)利申請可以進(jìn)一步比照抵觸申請，作為專(zhuān)利不侵權抗辯的事由。
【案情介紹】
2007年1月20日，原告郭其偉向國家知識產(chǎn)權局提交了一件名為“便攜式數碼顯微鏡”的外觀(guān)設計專(zhuān)利申請。2008年4月30日，該件專(zhuān)利申請獲得授權（專(zhuān)利號：ZL200730001934.8）。原告的專(zhuān)利設計呈類(lèi)似膠囊形狀。原告按期繳納了專(zhuān)利年費，目前該專(zhuān)利處于有效授權狀態(tài)。
原告指控被告深圳浩特爾電子技術(shù)有限公司（下稱(chēng)深圳浩特爾公司）以制造、銷(xiāo)售的方式侵犯其外觀(guān)設計專(zhuān)利權，指控被告饒美濃以銷(xiāo)售的方式侵犯其外觀(guān)設計專(zhuān)利權，要求兩被告停止侵權，并賠償其經(jīng)濟損失15萬(wàn)元。為證明兩被告實(shí)施侵權行為，原告通過(guò)公證方式證明如下事實(shí)：2011年10月25日，原告委托代理人及公證人員在被告饒美濃經(jīng)營(yíng)的個(gè)體工商戶(hù)住所地，購買(mǎi)了一臺類(lèi)似膠囊狀數碼顯微鏡；同時(shí)，登陸被告深圳浩特爾公司的網(wǎng)站，該公司網(wǎng)頁(yè)有類(lèi)似膠囊狀數碼顯微鏡產(chǎn)品的廣告。經(jīng)過(guò)比對，上述被控侵權產(chǎn)品的外觀(guān)設計與原告專(zhuān)利設計相近似，原告認為該產(chǎn)品落入原告外觀(guān)設計專(zhuān)利權的保護范圍。
針對原告的侵權指控，被告深圳浩特爾公司抗辯稱(chēng)，被控侵權產(chǎn)品使用的是在先的我國臺灣地區的專(zhuān)利設計，未侵犯原告的專(zhuān)利權。為證明其抗辯主張，被告深圳浩特爾公司提交了我國臺灣地區的證書(shū)號為D118565的外觀(guān)設計專(zhuān)利文獻。經(jīng)查，該專(zhuān)利文獻顯示專(zhuān)利名稱(chēng)為數位顯微鏡，專(zhuān)利權人為安鵬科技股份有限公司，申請日為2006年9月6日，授權公告日為2007年8月11日；經(jīng)過(guò)比對，本案被控侵權產(chǎn)品的外觀(guān)設計與我國臺灣地區的該專(zhuān)利設計均為類(lèi)似膠囊形狀，兩者在整體視覺(jué)效果上無(wú)任何實(shí)質(zhì)性差異。
深圳市中級人民法院認為，涉案被控侵權產(chǎn)品與原告的專(zhuān)利產(chǎn)品均為數碼顯微鏡，兩者屬相同產(chǎn)品。將被控侵權產(chǎn)品的外觀(guān)設計與原告專(zhuān)利設計進(jìn)行對比，兩者相近似，落入原告外觀(guān)設計專(zhuān)利權的保護范圍。
被告深圳浩特爾公司選擇以我國臺灣地區的專(zhuān)利設計作不侵權抗辯，該專(zhuān)利的申請日在涉案專(zhuān)利申請日之前，被告可以援引該設計比照現有設計進(jìn)行抗辯。被控侵權產(chǎn)品與該專(zhuān)利產(chǎn)品均為數碼顯微鏡，經(jīng)過(guò)對比，被控侵權產(chǎn)品的外觀(guān)設計與該專(zhuān)利設計相同，鑒于此，依法認定被控侵權產(chǎn)品使用了申請在先的我國臺灣地區的專(zhuān)利設計，并未侵犯原告的專(zhuān)利權，應當認定被告的不侵權抗辯成立。因此，深圳市中級人民法院判決結果為：駁回原告的訴訟請求。
一審宣判后，原告、被告雙方均未提出上訴，一審判決發(fā)生法律效力。
【法官評析】
我國專(zhuān)利法規定，在專(zhuān)利侵權訴訟中，被控侵權人有證據證明其使用的技術(shù)（或設計）屬于現有技術(shù)（或設計），則其行為不應當被認定為專(zhuān)利侵權行為。同時(shí)，隨著(zhù)我國專(zhuān)利法司法實(shí)踐的深入，許多判決進(jìn)一步認定，抵觸申請（在先申請）可比照現有設計做不侵權抗辯。本案的典型意義在于，在上述司法裁判的觀(guān)點(diǎn)基礎之上，本案進(jìn)一步認定，涉外在先申請可比照抵觸申請作不侵權抗辯。
一、現有設計作為不侵權抗辯的法理基礎及立法依據
專(zhuān)利制度設置的目的在于鼓勵創(chuàng )新，同時(shí)，還要維護社會(huì )公眾使用現有技術(shù)的自由，這意味著(zhù)專(zhuān)利制度既要保護專(zhuān)利權人所享有的排他性的專(zhuān)利專(zhuān)有權，同時(shí)，還要明確規定，專(zhuān)利權人無(wú)權制止他人利用專(zhuān)利權保護范圍之外的知識及技術(shù)。換句話(huà)說(shuō)，將現有技術(shù)（或設計）排除在專(zhuān)利權的保護范圍之外，是平衡專(zhuān)利權人的利益與社會(huì )公眾利益的自然結果。正是基于專(zhuān)利法的基本原理，我國司法實(shí)務(wù)部門(mén)曾在相關(guān)法律無(wú)明文規定的情況下，在具體的專(zhuān)利侵權個(gè)案中，確立現有技術(shù)（或設計）可以作為專(zhuān)利不侵權抗辯的理由。
現有技術(shù)（或設計）抗辯在我國司法實(shí)踐中得到廣泛應用的情況下，作為立法對司法實(shí)踐的回應，我國專(zhuān)利法第三次修正案明確規定了現有技術(shù)(設計)抗辯制度，新增加的專(zhuān)利法第六十二條規定，在專(zhuān)利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實(shí)施的技術(shù)或者設計屬于現有技術(shù)或者設計的，不構成侵犯專(zhuān)利權。而何為“現有技術(shù)”或“現有設計”，我國專(zhuān)利法第二十二條、第二十三條規定，本法所稱(chēng)的現有技術(shù)（設計）是指專(zhuān)利申請日以前在國內外為公眾所知的技術(shù)（設計）。
二、抵觸申請可比照現有設計作不侵權抗辯的原理
我國專(zhuān)利法第二十二條第二款、第二十三條第一款規定，授予專(zhuān)利權的發(fā)明、實(shí)用新型和外觀(guān)設計應當不屬于現有技術(shù)（設計）；也沒(méi)有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明、實(shí)用新型和外觀(guān)設計在申請日以前向國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)提出過(guò)申請，并記載在申請日以后公布的申請文件或公告的專(zhuān)利文件中，此即為專(zhuān)利抵觸申請的立法依據。
根據法律文義解釋和體系解釋的原理，我國專(zhuān)利法中的“現有技術(shù)”或“現有設計”與抵觸申請所體現的技術(shù)或設計，屬于完全不同的兩類(lèi)概念，也就是說(shuō)，我國專(zhuān)利法中的“現有技術(shù)”或“現有設計”所涵蓋的范圍，明確排除了抵觸申請所體現的技術(shù)或設計所涵蓋的范圍。如此一來(lái)，抵觸申請所體現的技術(shù)或設計，由于涉案專(zhuān)利申請日尚未公開(kāi)，所以其不構成涉案專(zhuān)利的現有技術(shù)，正是基于該原因，我國專(zhuān)利法第六十二條沒(méi)有給抵觸申請適用現有技術(shù)（設計）抗辯制度的空間。
各級法院就抵觸申請能否作為專(zhuān)利不侵權抗辯的事由進(jìn)行了有益探索。2009年，最高人民法院《關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ㄕ髑笠庖?jiàn)稿）》第十七條、十八條規定，被訴侵權人以已公開(kāi)的專(zhuān)利抵觸申請主張不侵權抗辯的，法院可以參照適用現有技術(shù)抗辯。2010年4月，最高人民法院有關(guān)負責人在全國法院知識產(chǎn)權審判工作座談會(huì )上的講話(huà)中提出，被訴侵權人以實(shí)施抵觸申請中的技術(shù)方案主張其不構成專(zhuān)利侵權的，可以參照現有技術(shù)抗辯的審查標準予以評判。目前，許多有專(zhuān)利管轄權的法院在司法判例中均認定，被控侵權人以抵觸申請比照現有設計進(jìn)行專(zhuān)利不侵權抗辯的，應當予以支持。
三、涉外在先專(zhuān)利申請比照抵觸申請作不侵權抗辯的理由
本案被告深圳浩特爾公司是以我國臺灣地區的專(zhuān)利申請作為不侵權抗辯的理由，雖然我國臺灣地區是我國領(lǐng)土不可分割的組成部分，但涉及我國臺灣地區的法律事務(wù)仍然比照域外法來(lái)處理?，F有設計是指專(zhuān)利申請日以前在國內外為公眾所知的設計，本案原告專(zhuān)利申請日為2007年1月20日，授權公告日為2008年4月30日，而被告深圳浩特爾公司提出不侵權抗辯的我國臺灣地區專(zhuān)利申請日為2006年9月6日，授權公告日為2007年8月11日，這表明在原告涉案專(zhuān)利申請日之前，我國臺灣地區的上述專(zhuān)利并未公開(kāi)，不為國內外社會(huì )公眾所知，因此，被告深圳浩特爾公司的抗辯主張，依法不屬于現有設計抗辯制度調整的范疇。同時(shí)，由于抵觸申請必須要滿(mǎn)足“是向中國國家知識產(chǎn)權局提出的在先專(zhuān)利申請”這一條件，因此，被告提出的抗辯主張，亦不符合抵觸申請制度的調整范圍。
將被控侵權產(chǎn)品的設計與原告的專(zhuān)利設計進(jìn)行對比，兩者相近似，落入原告外觀(guān)設計專(zhuān)利權的保護范圍;同時(shí)，將被控侵權產(chǎn)品的設計與被告深圳浩特爾公司提出不侵權抗辯的我國臺灣地區的專(zhuān)利設計進(jìn)行對比，兩者在整體視覺(jué)效果上無(wú)任何實(shí)質(zhì)性差異。由于我國臺灣地區的專(zhuān)利授權公告日早于原告涉案專(zhuān)利的授權公告日，所以被告深圳浩特爾公司主張其使用的是在先申請，且在先授權公開(kāi)的我國臺灣地區的專(zhuān)利設計，其沒(méi)有侵犯原告的外觀(guān)設計專(zhuān)利權，應當說(shuō)被告深圳浩特爾公司的抗辯主張是成立的。
綜上，本案遵循了如下規則，在專(zhuān)利侵權訴訟中，現有技術(shù)（或設計）可以作為專(zhuān)利不侵權抗辯的法定事由，而抵觸申請可以參照現有技術(shù)(或設計)作為專(zhuān)利不侵權抗辯的事由，涉外在先專(zhuān)利申請可以進(jìn)一步比照抵觸申請，作為專(zhuān)利不侵權抗辯的事由。（祝建軍 作者單位：深圳市中級人民法院）
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