商標案件中以著(zhù)作權主張在先權利的判斷

——評析廣州市合生元生物制品有限公司與北京創(chuàng )盈科技產(chǎn)業(yè)集團有限公司等商標權無(wú)效宣告請求行政案

　　本案要旨

　　以著(zhù)作權來(lái)主張在先權利的案件可以遵循以下判斷思路：首先，判斷當事人據以主張的圖案是否構成著(zhù)作權法上的作品；其次，判斷當事人是其主張權利作品的著(zhù)作權人或相關(guān)權利人；再次，判斷爭議商標申請人有接觸涉案作品的可能;最后，判斷爭議商標與當事人主張著(zhù)作權的作品構成實(shí)質(zhì)性相似。

　　案情

　　爭議商標為第7348621號商標，由漢字“安寶寶 母子平安 斯利安”、英文“IANBABY.COM”以及圖形構成，該商標由北京創(chuàng )盈科技產(chǎn)業(yè)集團有限公司（下稱(chēng)創(chuàng )盈公司）于2009年4月23日提出注冊申請，并于2010年10月21日獲準注冊，專(zhuān)用期限至2020年10月20日，核定使用在第38類(lèi)電視播放、信息傳送、計算機終端通訊、計算機輔助信息和圖像傳送、電子郵件、衛星傳送等服務(wù)上。

　　引證商標系第6692013號“合生元及圖”商標，由廣州市合生元生物制品有限公司（下稱(chēng)合生元公司）于2008年4月29日提出注冊申請，并于2010年9月14日獲準注冊，專(zhuān)用權期限至2020年9月13日，核定使用在第42類(lèi)生物學(xué)研究、化妝品研究等服務(wù)上。

　　2007年1月，廣東省版權保護聯(lián)合會(huì )出具作品登記證書(shū)。該證書(shū)載明：作品名稱(chēng)合生元卡通形象設計，著(zhù)作權人為廣州市合生元生物制品有限公司，作品完成日期2004年1月，作品登記日期2007年1月，作登字19-2007-F0021號。該證書(shū)后附有作品圖案。

　　2013年11月8日，合生元公司針對爭議商標向國家工商行政管理總局商標評審委員會(huì )（下稱(chēng)商標評審委員會(huì )）提出撤銷(xiāo)注冊申請。

　　隨后，合生元公司并向商標評審委員會(huì )提交的證據中有一份名稱(chēng)為《MAMI SALON合生元好媽咪俱樂(lè )部》的雜志封面復印件，該封面印有“雙月刊 2004/12 第34期”，右下角印有兩個(gè)卡通人物，其中一個(gè)卡通人物的形象同涉案美術(shù)作品基本相同。

　　商標評審委員會(huì )作出第110244號裁定，認定：合生元公司主張爭議商標侵犯其在先著(zhù)作權，但合生元公司主張享有著(zhù)作權的作品與爭議商標未構成實(shí)質(zhì)性相似，故爭議商標的申請注冊未構成根據2001年10月27日第九屆全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第二十四次會(huì )議《關(guān)于修改〈中華人民共和國商標法〉的決定》第二次修正的商標法（下稱(chēng)第二次修正的商標法）第三十一條所指“損害他人現有的在先權利”的情形。合生元公司無(wú)效宣告理由不成立。商標評審委員會(huì )裁定：爭議商標予以維持。

　　合生元公司不服第110244號裁定向北京知識產(chǎn)權法院提起行政訴訟，請求撤銷(xiāo)該裁定。

　　判決

　　北京知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為：合生元公司對涉案作品享有在先著(zhù)作權，且涉案美術(shù)作品已于爭議商標申請日前公開(kāi)發(fā)表。爭議商標中的圖形，與涉案作品相比較，在構圖、線(xiàn)條、人物形態(tài)等方面較為接近，已經(jīng)構成實(shí)質(zhì)性相似，故爭議商標的注冊已經(jīng)損害了合生元公司作為涉案美術(shù)作品在先著(zhù)作權人的相關(guān)權益，違反第二次修正的商標法第三十一條的相關(guān)規定。依照1990年10月1日起施行的《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條第（一）項、第（二）項之規定，判決：一、撤銷(xiāo)第110244號裁定；二、商標評審委員會(huì )重新作出裁定。商標評審委員會(huì )不服原審判決，向北京市高級人民法院提出上訴，請求撤銷(xiāo)原審判決，維持第110244號裁定。北京市高級人民法院判決：駁回上訴，維持原判。

　　評析

　　該案爭議焦點(diǎn)在于合生元公司就涉案美術(shù)作品是否享有在先著(zhù)作權及涉案美術(shù)作品與爭議商標是否構成實(shí)質(zhì)性相似。

　　第二次修正的商標法第三十一條規定：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標?！睂彶榕袛酄幾h商標是否損害他人現有的在先權利，一般以爭議商標申請注冊日為準。如果在先權利在爭議商標核準注冊時(shí)已不存在的，則不影響爭議商標的注冊。該案中，合生元公司主張其享有在先著(zhù)作權，而著(zhù)作權屬于第二次修正的商標法第三十一條規定的“在先權利”。

　　在商標授權確權案件中，以著(zhù)作權來(lái)主張在先權利的案件可以遵循以下判斷思路：

　　首先，判斷當事人據以主張的圖案是否構成著(zhù)作權法上的作品。按照我國著(zhù)作權法的相關(guān)規定，文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)領(lǐng)域內具有獨創(chuàng )性并能以某種形式復制的智力成果稱(chēng)之為作品。獨創(chuàng )性也稱(chēng)原創(chuàng )性或初創(chuàng )性，指一部作品是經(jīng)作者獨立創(chuàng )作產(chǎn)生的，是作者獨立構思的產(chǎn)物，而不是對已有作品的抄襲。只要具有一定程度的個(gè)性、創(chuàng )造性，作品中體現出了作者某種程度的取舍、選擇、安排、設計，就該認為具有獨創(chuàng )性。不應提高對作品獨創(chuàng )性的要求?！吨腥A人民共和國著(zhù)作權法實(shí)施條例》第四條規定“美術(shù)作品，是指繪畫(huà)、書(shū)法、雕塑等以線(xiàn)條、色彩或者其他方式構成的有審美意義的平面或者立體的造型藝術(shù)作品”。該案中，合生元公司對涉案卡通兒童形象主張著(zhù)作權，該卡通形象的構圖、設計已達到我國著(zhù)作權法所要求的獨創(chuàng )性標準，故該卡通兒童形象為美術(shù)作品。

　　其次，判斷當事人是其主張權利作品的著(zhù)作權人或相關(guān)權利人?！吨腥A人民共和國著(zhù)作權法》第十一條規定：“著(zhù)作權屬于作者，本法另有規定的除外。創(chuàng )作作品的公民是作者，由法人或者其他組織主持，代表法人或者其他組織意志創(chuàng )作，并由法人或者其他組織承擔責任的作品，法人或者其他組織視為作者。如無(wú)相反證明，在作品上署名的公民、法人或者其他組織為作者?！薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理著(zhù)作權民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條規定：“當事人提供的涉及著(zhù)作權的底稿、原件、合法出版物、著(zhù)作權登記證書(shū)、認證機構出具的證明、取得權利的合同等，可以作為證據。在作品或制品上署名的自然人、法人或者其他組織視為著(zhù)作權、與著(zhù)作權有關(guān)權益的權利人，但有相反證據除外?！痹摪钢?，合生元公司提交了該美術(shù)作品的著(zhù)作權登記證書(shū)，該登記證書(shū)上所載明的時(shí)間早于爭議商標的申請注冊日，證載作品著(zhù)作權人為合生元公司，且著(zhù)作權登記的時(shí)間亦早于爭議商標申請注冊日，故在無(wú)相反證據的情況下，可以認定合生元公司是涉案美術(shù)作品的著(zhù)作權人，可就該涉案美術(shù)作品主張相關(guān)權利。

　　再次，判斷爭議商標申請人有接觸涉案作品的可能。對于“接觸”的證明不只局限于以直接證據證明對方已實(shí)際接觸作品的情況，著(zhù)作權人舉證證明對方有“合理的可能”接觸過(guò)權利人的作品的，也可以認定對方接觸了著(zhù)作權人的作品。該案中，合生元公司提交了其將涉案美術(shù)作品使用于商品包裝及宣傳的證據，但上述證據為復印件，對其真實(shí)性無(wú)法確認。除此之外，合生元公司于2008年4月申請注冊的引證商標中已包含涉案美術(shù)作品，表明涉案美術(shù)作品在爭議商標申請日前已經(jīng)公開(kāi)發(fā)表，故爭議商標申請人有接觸涉案美術(shù)作品的可能。

　　最后，判斷爭議商標與當事人主張著(zhù)作權的作品構成實(shí)質(zhì)性相似。所謂實(shí)質(zhì)性相似，即申請商標使用了與著(zhù)作權人的作品相同或相近似的表達形式。判斷實(shí)質(zhì)性相似時(shí)，需要首先將作品中屬于“思想”的抽象部分剔除，再將兩作品中雖然相同但又屬于公共領(lǐng)域的部分過(guò)濾，最后將剩下的部分加以對比，并結合作品的獨創(chuàng )性要求判斷是否構成實(shí)質(zhì)性相似。該案中，涉案美術(shù)作品為一卡通兒童形象，爭議商標為卡通兒童形象與中、英文組合商標，比較兩個(gè)卡通兒童形象，均頭部較大，一手叉腰，另一手握拳上舉至耳旁，頭頂頭發(fā)稀少，左右腳做稍息狀分立姿態(tài)，臉部表情呈喜悅狀。雖兩個(gè)卡通兒童形象在服飾、正反方向等存在細微差別，但兩者在整體形象、外形輪廓、繪畫(huà)風(fēng)格等方面存在高度相似，故爭議商標與涉案美術(shù)作品構成實(shí)質(zhì)性相似。

　　綜上，在上述判斷標準和思路下，二審法院駁回上訴，維持原判。（樊雪 作者單位：北京市高級人民法院）