貼牌加工是否構成商標使用

——評析巢漢良與商標評審委員會(huì )、美國LF有限責任公司商標爭議行政案

本案要旨

商標法意義上的使用是公開(kāi)的使用，附著(zhù)商標標記的商品應當進(jìn)入流通環(huán)節，使相關(guān)公眾能夠通過(guò)商標在商品與提供者之間建立相應關(guān)聯(lián)。而貼牌加工的商品銷(xiāo)往國外，不屬于商標法意義上的公開(kāi)使用，因此，不宜認為在用于出口的貼牌加工產(chǎn)品上使用商標屬于商標法意義上的使用。僅在貼牌加工中使用的商標也不屬于“在先使用并具有一定影響的商標”，不能獲得根據2001年10月27日第九屆全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第二十四次會(huì )議《關(guān)于修改<中華人民共和國商標法>的決定》第二次修正的商標法（下稱(chēng)第二次修正的商標法）第三十一條的保護。

案情

第4458183號“GATEHOUSE”商標（下稱(chēng)爭議商標）的申請日為2005年1月，核定使用商品為第6類(lèi)鋼制滑輪百葉窗、金屬螺絲、金屬插銷(xiāo)、五金器具、鑰匙、金屬鑄模、金屬?lài)婎^。商標專(zhuān)用期限自2009年2月至2019年2月，商標專(zhuān)用權人為廣東省自然人巢漢良。

法定期限內，美國LF有限責任公司（LF,LLC，下稱(chēng)LF公司）向國家工商行政管理總局商評委（下稱(chēng)商評委）提交撤銷(xiāo)申請，并提交了相關(guān)證據，其中如下5項證據涉及爭議商標申請日之前其在先使用“GATEHOUSE”商標的知名度及巢漢良申請注冊爭議商標的惡意：

廣東省中山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )（總商會(huì )）出具的《關(guān)于“GATEHOUSE”品牌的情況說(shuō)明》，其中顯示：“廣東省中心鎮小欖鎮已吸引眾多世界領(lǐng)先五金企業(yè)，其中包括最大的五金百貨集團——勞氏公司及其關(guān)聯(lián)公司LF公司。作為世界五百強企業(yè)，該公司自2003年起即已指定包括華鋒、高天在內的10余家本地企業(yè)生產(chǎn)其旗下著(zhù)名品牌GATEHOUSE產(chǎn)品?！?span lang="EN-US">

廣東省中山市小欖鎮商會(huì )出具的《關(guān)于我會(huì )部分會(huì )員企業(yè)商標被惡意搶注的情況說(shuō)明》，其中顯示：“GATEHOUSE商標是LF有限責任公司眾多品牌中的一個(gè)。在提出GATEHOUSE商標申請時(shí)，巢漢良是廣州商學(xué)院三水分院會(huì )計專(zhuān)業(yè)的學(xué)生。從其提出商標申請后數年內，其從未從事任何與GATEHOUSE商標指定商品相關(guān)的任何工作。另外，巢漢良曾多次搶注他人未在中國注冊的馳名商標?！?span lang="EN-US">

勞氏公司高級副總裁出具的證明，證明聲稱(chēng)，艾鉅資源有限公司與LF公司均為勞氏公司的。

勞氏公司的子公司艾鉅資源有限公司向中山市華鋒制鎖有限公司（下稱(chēng)華鋒公司）出具的指示，以及華鋒公司相應的出口檢疫證書(shū)、出口海運單、出口報關(guān)單。上述證據涉及的商品為鎖、鑰匙等，使用的商標為“GATEHOUSE”。

巢漢良注冊其他知名商標的情形。

2011年8月1日，商評委作出商評字[2011]第15112號《關(guān)于第4458183號“GATEHOUSE”商標爭議裁定書(shū)》（下稱(chēng)第15112號裁定），該裁定認為：LF公司提交的相關(guān)證據，可以證明在爭議商標申請注冊日前，LF公司及其關(guān)聯(lián)公司與位于廣東省中山市小欖鎮的華鋒公司、高天（中山）金屬制造有限公司在門(mén)鎖等五金制品上已存在定牌加工關(guān)系，使用“GATEHOUSE”作為商標，并已為一定范圍內的相關(guān)公眾所知曉，具有一定影響，巢漢良的住所地位于與廣東省中山市毗鄰的廣東省廣州市，因此，可以認定在爭議商標申請注冊日前，LF公司已在中國在先使用“GATEHOUSE”商標并具有一定影響，巢漢良理應知曉LF公司在鎖具等五金制品商品上已在先使用“GATEHOUSE”商標的事實(shí)，卻在與上述商品相同或類(lèi)似的鑰匙、金屬鎖（非電）商品上搶先注冊與該商標相同的商標，顯屬不當，因此，爭議商標在鑰匙、金屬鎖（非電）商品上的注冊應根據第二次修正的商標法第三十一條的規定予以撤銷(xiāo)。爭議商標核定使用的除鑰匙等商品以外的其他商品與LF公司使用“GATEHOUSE”商標的商品不屬于類(lèi)似商品，且LF公司未提交在這些商品上在先使用“GATEHOUSE”商標的證據，因此，爭議商標在這些商品上的注冊應予維持。

商評委依據第二次修正的商標法第三十一條、第四十一條第二款、第四十三條及2002年8月3日以國務(wù)院令第358號公布的商標法實(shí)施條例第三十五條、第四十一條及1995年11月2日以國家工商行政管理局第37號令公布的商標評審規則第十八條第一款第（三）項的規定，裁定：爭議商標在鑰匙等商品上的注冊予以撤銷(xiāo)，在其余商品上的注冊予以維持。

巢漢良不服，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

判決

北京市第一中級人民法院經(jīng)審理認為，雖然上述涉案商品系銷(xiāo)往國外，但這一行為并不影響其在生產(chǎn)企業(yè)所在地中山市及周?chē)貐^具有知名度。據此，現有證據可以證明“GATEHOUSE”為LF公司在鎖、鑰匙等商品上在先使用并具有一定知名度的商標。在此情況下，鑒于巢漢良所在地廣州市與中山市毗鄰，且巢漢良具有搶注其他國外知名商標的情形，故應認定巢漢良在與鎖、鑰匙等商品相同或類(lèi)似的商品上注冊爭議商標的行為具有搶注LF公司商標的惡意。雖然商評委僅認定爭議商標核定使用的鑰匙、金屬鎖（非電）商品與LF公司在先使用的鎖等商品構成類(lèi)似商品，但除上述商品之外的鋼制滑輪百葉窗、金屬螺絲、金屬插銷(xiāo)、關(guān)門(mén)器（非電動(dòng)）、五金器具、金屬鑄模、金屬?lài)婎^商品與鎖等商品在銷(xiāo)售對象、銷(xiāo)售場(chǎng)所等方面亦較為近似，如使用同一商標亦導致相關(guān)公眾混淆誤認，故對于爭議商標在上述商品上的注冊應一并撤銷(xiāo)。但爭議商標核定使用的普通金屬藝術(shù)品商品因與LF公司在先使用的鎖等商品差異較大，即便使用相同商標亦通常不會(huì )引起相關(guān)公眾混淆，故上述商品未構成類(lèi)似商品，對于爭議商標在相關(guān)商品上的注冊應予維持。

綜上，北京市第一中級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（二）項第1目、第2目之規定，判決：一、撤銷(xiāo)商評委第15112號裁定；二、商評委重新作出爭議裁定。

商評委不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院認為，LF公司向商評委及原審法院提交的證據僅能證明LF公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)已委托中山市的相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)使用“GATEHOUSE”商標的門(mén)鎖及鑰匙等商品，并將上述商品銷(xiāo)往國外，上述證據不能證明附著(zhù)LF公司“GATEHOUSE”商標的商品在中國已經(jīng)實(shí)際進(jìn)入流通環(huán)節，因此，在案證據不足以證明LF公司在爭議商標申請注冊日前已經(jīng)在中國對“GATEHOUSE”商標進(jìn)行了商標使用，上述商標未構成在先使用并有一定影響的未注冊商標。第15112號裁定及原審判決對此認定錯誤，予以糾正。商評委應在糾正上述錯誤的基礎上，根據在案證據重新進(jìn)行評述，一審判決撤銷(xiāo)第15112號裁定正確，對其結論予以維持。最終北京市高級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十一條第（一）項之規定，判決：駁回上訴、維持原判。

評析

在貼牌加工中使用未注冊商標能否作為第二次修正的商標法第三十一條所指的“在先使用并有一定影響的商標”，長(cháng)期以來(lái)，司法實(shí)踐對此一直未能達成共識。有觀(guān)點(diǎn)認為，貼牌加工的產(chǎn)品由于全部銷(xiāo)往國外，并未進(jìn)入我國的流通領(lǐng)域內。因此，該產(chǎn)品上使用的商標并不能夠被國內的相關(guān)公眾所接觸，相關(guān)公眾也不可能以此來(lái)識別商品的來(lái)源。所以，這樣的使用方式并未發(fā)揮商標產(chǎn)源識別的基本功能，不屬于公開(kāi)的商標使用；也有觀(guān)點(diǎn)認為，相關(guān)公眾是指與商標標識的某類(lèi)商品或者服務(wù)有關(guān)的消費者和與前述商品或者服務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)有密切關(guān)系的其他經(jīng)營(yíng)者。貼牌加工的生產(chǎn)和運輸過(guò)程中涉及的經(jīng)營(yíng)者也屬于貼牌加工產(chǎn)品的相關(guān)公眾，貼牌加工的商品雖然全部銷(xiāo)往國外，但是境內的部分相關(guān)公眾也能夠接觸到，貼牌加工的商品已經(jīng)進(jìn)入了流通領(lǐng)域，相關(guān)公眾可以通過(guò)其所使用的商標的識別商品的來(lái)源，貼牌加工符合公開(kāi)使用的要求。本文從何謂“商標法意義上的使用”展開(kāi)，討論“貼牌加工”在第二次修正的商標法第三十一條中的適用。

商標法意義上的使用應當符合真實(shí)、合法和公開(kāi)的使用。這里主要涉及公開(kāi)使用。公開(kāi)使用首先要求商品進(jìn)入商業(yè)流通領(lǐng)域，其次要求不特定的相關(guān)公眾能夠接觸到該商標。

進(jìn)入流通領(lǐng)域應當具有主觀(guān)和客觀(guān)的要件，即使用人具有將附著(zhù)商標的商品銷(xiāo)售給他人的主觀(guān)意圖，最終購買(mǎi)者具有識別商品來(lái)源的客觀(guān)需要。但貼牌加工的受托方并沒(méi)有銷(xiāo)售其受托加工商品的主觀(guān)意圖，而且貼牌加工的生產(chǎn)和運輸過(guò)程中涉及的經(jīng)營(yíng)者并非加工商品的購買(mǎi)者，客觀(guān)上不具有識別商品來(lái)源的需要，因此，既便上述經(jīng)營(yíng)者能夠接觸到所貼商標，上述商標也并未發(fā)揮識別商品來(lái)源的功能。事實(shí)上，上述經(jīng)營(yíng)者并非貼牌加工商品的相關(guān)公眾。

由于相關(guān)公眾無(wú)法通過(guò)商標從特定主體之間的商品流通中區分彼此，因此，特定主體之間的標注商標標志的商品買(mǎi)賣(mài)不能發(fā)揮識別商品來(lái)源的作用，不構成公開(kāi)使用。貼牌加工的商品最終并不進(jìn)入中國的流通領(lǐng)域，能夠接觸所“貼”商標的主體是特定的，他們雖然人數不確定，但他們與受托方之間均存在特定的身份關(guān)系，“貼”有商標的商品在上述特定主體之間的流轉，并非公開(kāi)使用。因此，貼牌加工不符合公開(kāi)使用的要求，不屬于“商標法意義上的使用”，僅在貼牌加工中使用的商標不宜認定為“在先使用并有一定影響的商標”，進(jìn)而獲得第二次修正的商標法第三十一條的保護。

該案中，LF公司雖然在小欖鎮委托了華鋒、高天等10余家企業(yè)進(jìn)行貼牌加工的生產(chǎn)，但上述企業(yè)均屬與其具有合作關(guān)系的特定主體，由于他們生產(chǎn)的附著(zhù)LF公司“GATEHOUSE”商標的門(mén)鎖及鑰匙等商品銷(xiāo)往國外，國內的門(mén)鎖及鑰匙的不特定的相關(guān)公眾，包括經(jīng)銷(xiāo)門(mén)鎖及鑰匙的經(jīng)營(yíng)者在內，并不能了解上述商品，也無(wú)從憑借“GATEHOUSE”商標識別商品的來(lái)源，因此LF公司提交的證據不能證明附著(zhù)LF公司“GATEHOUSE”商標的商品在中國已經(jīng)實(shí)際進(jìn)入流通環(huán)節，LF公司的“GATEHOUSE”商標并非“在先使用并有一定影響的商標”，其主張適用第二次修正的商標法第三十一條保護的前提不成立。（戴怡婷作者單位：北京市高級人民法院）